A indispensável suficiência descritiva de uma patente

Por Luiz Alberto Rosenstengel
03/05/2021

Uma patente é um acordo tácito entre o inventor e a sociedade. O primeiro divulga a sua invenção beneficiando toda a sociedade com novos ensinamentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o retorno do investimento e do esforço praticado durante a criação industrial.

Uma patente é um documento eminentemente técnico, pois descreve uma invenção, porém possui fins jurídicos, visto que define o escopo da exclusividade concedida ao seu inventor. O artigo 25 da Lei da Propriedade Industrial, Lei 9279/1996 (LPI), define que “as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.”

Para que não ocorra uma insegurança jurídica, é imperioso que a matéria objeto da patente esteja clara e precisamente definida nas suas reivindicações. Ou seja, a reivindicação deve explicitar, indubitavelmente, o que a sociedade está proibida de reproduzir durante o tempo de validade da patente.

Entretanto, visto que o referido artigo exige que as reivindicações estejam fundamentadas no relatório descritivo é forçoso analisar o artigo 24 da mesma disposição legal que determina: “O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.”

Enquanto o artigo 25 se refere às exigências de clareza e precisão das reivindicações, o artigo 24 fala de clareza e suficiência do relatório descritivo. Assim, um profissional especializado, somente baseado nos conhecimentos disponíveis no setor técnico específico e com as informações descritas no relatório da patente, deve ser capaz de realizar a invenção.

De outra parte, tem-se verificado, com maior frequência nos pedidos de patente nacionais, em especial naqueles oriundos de inventores isolados, uma carência de informações e dados que possibilitem, mesmo para um técnico no assunto, testar a invenção. Muitas vezes as informações que estão claras na mente do inventor não são transferidas adequada e suficientemente para o relatório descritivo. Não raro o inventor completa as lacunas técnicas do pedido de patente com aquelas informações que inconscientemente guarda em sua memória. Porém, isto não atende as exigências dos artigos 24 e 25 da LPI e, por consequência, não define clara e precisamente o objeto a ser protegido pela patente.

Quem já se ocupou com a redação de um pedido de patente sabe que tal tarefa é de grande dificuldade, exigindo do inventor uma especial capacidade de didática para conseguir narrar, senão todas, pelo menos as características técnicas essenciais da invenção, bem como as suas interconexões e o funcionamento da invenção. Além disso, o inventor ainda necessita construir uma reivindicação principal onde estejam identificadas as características técnicas comuns ao estado da arte e aquelas resultantes da sua criação.

Grande parte dos inventores isolados, e com alguma frequência também os inventores institucionais, esperam contar com a possibilidade de complementar as informações omitidas no pedido de patente inicial durante o exame técnico elaborado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Entretanto, tal possibilidade é vetada pelo artigo 32 da LPI que determina somente serem aceitas alterações no pedido de patente para (a) melhor esclarecer ou definir, (b) até o pedido de exame e (c) desde que limitadas à matéria inicialmente revelada no pedido. Assim, é taxativo o ordenamento jurídico de que é vetado o acréscimo de matéria ao pedido de patente.

No sentido de orientar o inventor, o artigo 24 da LPI avança, sugerindo não só a descrição de um modelo básico da invenção, mas também “quando for o caso, a melhor forma de execução.” Alguns países denominam isto de best mode” da invenção.

As Diretrizes de Exame de Patentes (Resolução 124/2013) sugerem a inclusão de dados, parâmetros e características da invenção, como boa prática de redação de patente.

No caso de patentes de composição de produtos as Diretrizes de Exame de Patentes – Bloco II (Resolução 169/2016) sugerem a inclusão no pedido de patente de “definições qualitativas ou qualitativas/quantitativas” para melhor definir e precisar a invenção.

Portanto, a insuficiência descritiva é uma falha fatal e instransponível que conduz ao indeferimento do pedido de patente. Assim, nos resta apenas a recomendação de que sejam apresentadas todas as informações e detalhamentos técnicos para a completa compreensão da invenção por um profissional do setor técnico específico.

 

por Luiz Alberto Rosenstengel – Engenheiro Mecânico, Sócio da Leão.

01/10/2021

Trabalho acadêmico de sócio da Leão é citado em caso histórico de patentes no Brasil julgado pelo Supremo Tribunal Federal

Neste mês de setembro foi publicado o extenso acórdão do STF que julgou, por 9 votos a 2, inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial 9279/96 (LPI), entendendo que o prazo máximo de vigência de uma patente de invenção (PI) é de 20 anos contados da data do depósito e […]

Ler
15/09/2021

A Submissão da Disputa entre Apple e Gradiente sobre a marca “iPhone” à Mediação de Conflitos

A disputa pelo registro da marca “iPhone” entre as empresas Gradiente[1] e Apple se estende há quase dez anos e parece não ter prazo para findar em definitivo. Em 02/01/2008, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia responsável pela análise e concessão de patentes e registros de desenhos industriais e marcas no Brasil, […]

Ler
07/07/2021

O TRÂMITE PRIORITÁRIO DO PEDIDO DE PATENTE DAS STARTUPS

Em uma sociedade em constante transformação, que exige soluções céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia,  o modelo ágil de negócio das startups se destaca em razão da sua capacidade de apresentar respostas rápidas e inovadoras ao mercado. Se por um lado o potencial inovador das startups é um diferencial […]

Ler
21/06/2021

Da proteção de embalagens de produtos através do trade dress

Produtos e serviços são lançados o tempo todo e, em um universo cada vez mais competitivo, em que há um bombardeio de informações, ofertas e novas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através das embalagens, que muitas vezes […]

Ler
07/06/2021

O Design de produto como instrumento competitivo

Quando falamos em competitividade, especialmente no novo normal, a palavra da vez é INOVAÇÃO. As empresas, pessoas e organizações cada vez mais são desafiadas a se reinventarem para gerar soluções e produtos que se diferenciem daqueles dos concorrentes. O Manual de Oslo[1] define que se pode realizar quatro tipos distintos de inovações em uma organização: […]

Ler
17/05/2021

Entenda os efeitos da limitação constitucional do prazo de patentes julgada pelo STF no dia 12.05.2021: 20 anos contados da data de depósito

Na semana passada foi finalizado o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal – STF que durou quatro semanas e concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96. O parágrafo único reconhecido como inconstitucional pelo STF definia que caso houvesse atraso no julgamento pelo INPI referente aos pedidos […]

Ler
22/04/2021

Propriedade intelectual como aliada de uma criatividade estratégica

Hoje, no mercado empresarial, não existe opção senão ser competitivo. Considerando os múltiplos players que se estabelecem nos mais variados segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preço. É inegável também que, a menos que estejamos falando de mercados altamente comoditizados, a melhor opção é sempre desenvolver produtos com maior […]

Ler
09/04/2021

Invenções envolvendo APPs, IA, IoT e sua previsão legal na área de patentes: Breve análise comparativa das novas Diretrizes de Exame do INPI frente às Diretrizes do EPO

As desafiadoras tecnologias envolvendo invenções implementadas através de programas de computador não impactam apenas o setor de tecnologias da informação e comunicação, mas também impactam e atravessam diferentes áreas tecnológicas desde setores como de mobilidade/mecatrônica até setores da saúde e biotecnologia (envolvendo ou não inteligência artificial que já é compreendida e citada nas Diretrizes de […]

Ler
24/09/2020

Brexit e as marcas comunitárias (EUIPO): impactos do fim do período de transição

O período de transição estipulado após a saída do Reino Unido da União Europeia encerrará em 31 de dezembro de 2020. Então, o que acontecerá com as marcas que foram registradas/depositadas perante o EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e, consequentemente, estendiam sua proteção para o Reino Unido? Para as marcas já registradas […]

Ler
18/09/2020

Novidades importantes em marcas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou duas importantes disposições acerca dos processos de registros de marcas: a possibilidade de co-titularidade e a prorrogação da possibilidade de divisão dos processos para julho de 2021. . CO-TITULARIDADE DE MARCAS: a partir de agora, será possível registrar marcas em nome de mais de um titular, […]

Ler
27/05/2020

OMPI lança o Wipo Proof

Informamos que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, acabou de lançar um novo serviço de registro internacional dedicado à realização de prova válida (no Brasil e exterior) denominada WIPO PROOF. Trata-se de um documento oficial emitido por essa entidade, contendo data/autoria/conteúdo e que serve como prova válida para direito autoral, segredo de negócio, […]

Ler
12/02/2020

INPI apresenta celeridade nos registros de software

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) busca cada vez mais desenvolver iniciativas e soluções voltadas à desburocratização e ao tempo de concessão de direitos de propriedade intelectual no Brasil. Com relação às proteções dos programas de computador, desde a implantação da plataforma online para requerimentos desse tipo de registro, se constata uma redução significativa […]

Ler
18/12/2019

Projeto Piloto ‘Patent Prosecution Highway’ do INPI

Informamos aos nossos clientes que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lançou em 1º de dezembro de 2019, um novo projeto para aceleração de patentes provenientes do exterior. Este acordo bilateral unificado já assinado entre o Brasil e Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Equador, Europa, Paraguai, Peru, Reino Unido e Uruguai […]

Ler
22/11/2019

Avanço no julgamento de marcas pelo INPI

Desde 2017, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI vem se reestruturando para reduzir o backlog do julgamento nas áreas de patentes, marcas e desenhos industriais. O combate ao backlog seguiu no ano de 2018 e, em 2019, os reflexos da reestruturação e dos investimentos se tornaram evidentes. No setor de marcas, um pedido […]

Ler