Secondary meaning e o caráter distintivo adquirido por uma marca originalmente considerada genérica

Por Evelyn Verli Vianna
28/10/2021

A criação intelectual é natural ao ser humano, de modo que a propriedade intelectual encontra-se indissoluvelmente presente em nosso cotidiano. Ao abordar sobre a importância das marcas, dispõe Petit que “as consequências de um mundo sem marcas não seriam só os produtos que se confundiriam em um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. Nós perderíamos o vínculo da experiência com o os objetos.[1]

Para compreender o direito marcario, importa inicialmente entender quais são as funções de uma marca. A função identificadora é essencial para a existência de uma marca, visto que deverá identificar a origem ou procedência de um produto ou serviço a fim de não causar confusão no mercado. Entretanto, em um mercado altamente competitivo é essencial que a marca além de identificadora, seja atrativa e possua caráter distintivo das demais marcas que se apresentam, ato que será decisivo no momento do consumo. A distintividade de uma marca é tão importante que a sua ausência é considerada impeditiva para obtenção do seu registro.[2]

Entretanto, como toda regra possui sua exceção, conforme leciona Lélio Denicoli a distintividade de uma marca “deve ser valorada em concreto, à luz da realidade do mercado, de modo a permitir o registro como marca de expressões que a princípio não se enquadravam nesse conceito, mas que em função do uso se consolidaram como tal.”[3] Trata-se do fenômeno do secondary meaning ou significado secundário.

O secondary meaning ou significado secundário refere-se ao fenômeno que ocorre quando uma marca inicialmente considerada genérica adquire notoriedade através do seu uso contínuo no mercado, tornando-se passível de proteção. Aqui, leva-se em consideração a percepção do público em relação à marca e se este consegue identificá-la e associá-la à determinado produto ou serviço, sendo indiferente se é composta por termo genérico ou não.

Veja-se o que acontece por exemplo com o time de futebol Grêmio Foot-ball Porto Alegrense. Grêmio é uma palavra comum que significa sociedade, sendo bastante usada na composição dos nomes dos grêmios recreativos de escola de samba. Em princípio, a forção distintiva deveria recair na expressão Porto Alegrense. Entretanto, o uso por mais de 100 anos da marca GRÊMIO fez com que o time se tornasse notoriamente conhecido por tal denominação, conferindo-lhe uma distintividade que intrinsecamente ele não possuía.[4]

Todavia, ainda que os tribunais brasileiros tenham reconhecido o fenômeno do secondary meaning em suas decisões, cabe ressaltar que concomitantemente compreendem que marcas dotadas de baixo poder distintivo formadas por elementos de uso comum ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.[5]

É o caso da marca American Airlines que teve seu recurso negado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve o registro da marca America Air, pertencente a empresa brasileira que atua no setor de táxi aéreo.[6] A empresa recorrente buscou aplicar ao caso a teoria do secondary meaning, todavia, no entendimento da Ministra Relatora, referido fenômeno não tem o alcance pretendido pela Recorrida, tendo em vista que a aplicação da teoria relaciona-se tão somente à possibilidade de registro e não ao uso exclusivo de uma expressão dotada de baixo vigor inventivo.

Dessa forma, conclui-se que ainda que o secondary meaning possibilite o registro de uma marca inicialmente considerada desprovida de distintividade, marcas formadas por termos de uso comum são consideradas fracas sob o ponto de vista jurídico pois podem ter de arcar com o ônus de conviver com marcas semelhantes.

 

Por Evelyn Verli Vianna – Graduada em Direito

 

[1] PETIT, Francesc. Marca e meus personagens. São Paulo: Futura, 2003.

[2] BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula e dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.> Acesso em: 10 set. 2021. Art. 124. Não são registráveis como marca: (…) VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

[3] SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

[4] SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

[5] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.773.244 – RJ (2018/0049055-9). Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJ 02 abr.2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/stj-autoriza-uso-nome-america-air.pdf.> Acesso em: 10 set. 2021. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.

[6] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.773.244 – RJ (2018/0049055-9). Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJ 02 abr.2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/stj-autoriza-uso-nome-america-air.pdf.> Acesso em: 10 set. 2021.

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