PROTEÇÃO DE APERFEIÇOAMENTOS TECNOLÓGICOS POUCO INVENTIVOS

Por Luiz Alberto Rosenstengel
11/07/2022

O momento correto de requerer uma patente para proteção de uma invenção nem sempre é fácil de ser determinado. A solução ideal é postergar ao máximo o depósito do pedido de patente, a fim de alcançar o pleno desenvolvimento, mas nem sempre isso é possível. Em algumas situações o titular, quer seja pessoa natural ou jurídica, corre risco de ver a sua criação exposta antes de requerida a devida proteção. Um primeiro exemplo é quando a invenção precisa ser testada, técnica ou comercialmente, tornando-a pública. Outro exemplo é a necessidade de contratação de profissionais ou empresas especializadas para cooperar no desenvolvimento da invenção. Essas situações podem conduzir a um requerimento prematuro da patente, cujo risco é a ausência de suficiente detalhamento técnico, de opções ou de variantes construtivas que podem surgir durante a pesquisa de campo ou de demandas de mercado.

O acréscimo de novas características técnicas em pedido de patente já requerido ao INPI é vetado pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) LPI[1].

Por outro lado, uma segunda patente para a proteção de aperfeiçoamentos nem sempre é possível, principalmente quando tiverem sido realizados ajustes, acréscimos ou alterações que não justificam esforço inventivo. Nesse caso, o aperfeiçoamento pode ser considerado uma decorrência óbvia ou comum para um técnico no assunto em relação a patente anterior, assim não resultando em atividade ou ato inventivo, respectivamente[2]. Claro que esses requisitos, fundamentais à concessão de patente, são de forte cunho subjetivo, centralizando as discussões sobre a patenteabilidade das criações industriais.

A LPI apresenta as seguintes possibilidades de proteção sobre os aperfeiçoamentos introduzidos em objetos de pedidos de patentes anteriores:

  1. Prioridade interna[3];
  2. Prioridade com base em pedido de patente retirado ou abandonado[4] e
  3. Certificado de adição de invenção[5].

Segundo a LPI, as condições para o requerimento de prioridade interna com base em pedido de patente anterior são:

  1. Aplicável em pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade;
  2. Pedido de patente anterior depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de prioridade);
  3. Pedido de patente anterior ainda não publicado;
  4. Assegura o direito de prioridade ao pedido de patente posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente;
  5. Prazo de 1 (um) ano para o requerimento do pedido de patente posterior com base na prioridade interna;
  6. A prioridade é admitida apenas para a matéria revelada no pedido de patente anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida;
  7. O pedido de patente anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

As condições para o requerimento de novo pedido de patente com base em pedido de patente anterior retirado ou abandonado são:

  1. Aplicável em pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade;
  2. Pedido de patente anterior depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de prioridade);
  3. O pedido de patente anterior não pode ter sido publicado ou servido de prioridade para outro pedido no Brasil;
  4. Assegura o direito de prioridade ao pedido de patente posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente;
  5. Prazo de 16 meses para o requerimento do pedido de patente posterior contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga;
  6. A prioridade é admitida apenas para a matéria revelada no pedido de patente anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida;
  7. O pedido de patente anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

Para o requerimento de certificado de adição de invenção com base em pedido de patente anterior as condições são:

  1. Aplicável somente em pedidos de patente de invenção;
  2. Pode ser destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo;
  3. Será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo do pedido de patente anterior;
  4. No prazo do recurso, pode ser requerida a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado de adição;
  5. O certificado de adição é acessório da patente inicial, tem a data final de vigência daquela e acompanha-a para todos os efeitos legais, inclusive sendo indeferido caso o pedido de patente inicial também o seja.

A tabela abaixo visa comparar as três possibilidades de proteção dos aperfeiçoamentos.

CARACTERÍSTICAS PRIORIDADE

INTERNA

PRIORIDADE DE

PEDIDO RETIRADO

CERTIFICADO DE ADIÇÃO
NATUREZA APLICÁVEL Invenção e modelo de utilidade Invenção e modelo de utilidade Somente invenção
PRAZO PARA REQUERIMENTO Até 12 meses do depósito do pedido anterior Até 16 meses do depósito do pedido anterior A qualquer tempo de vigência do processo anterior
INÍCIO DA VIGÊNCIA Data de depósito do novo pedido Data de depósito do novo pedido Data de depósito do novo pedido
PRAZO DE VIGÊNCIA Contado da data de depósito Contado da data de depósito Contado da data de depósito do processo anterior
EXAME TÉCNICO Independente do pedido anterior Independente do pedido anterior Depende do pedido anterior
PROTEÇÃO DA MATÉRIA DO PEDIDO ANTERIOR Arquivado Arquivado Mantido vigente

 

Como visto na tabela acima, em qualquer das situações há sempre benefícios e desvantagens, que devem ser avaliadas criteriosamente de acordo com o caso específico.

O presente artigo buscou salientar a importância e as condições para o requerimento de patentes visando a proteção de aperfeiçoamentos com reduzido esforço inventivo que não atendam aos requisitos de atividade ou ato inventivo, indispensáveis à concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, respectivamente.

 

Por Luiz Alberto Rosenstengel, Engenheiro Mecânico e sócio da Leão PI (luiz.alberto@leao.adv.br).

 

[1] Artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei 9279 de 14 de maio de 1996)

[2] Artigos 13 e 14 da LPI

[3] Artigo 17 da LPI

[4] Artigo 29 da LPI

[5] Artigos 76 e 77 da LPI

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