A proteção de marcas não tradicionais no Brasil

Por Daniela Lopes Ferreira e Kamille Trindade Machado
15/06/2022

As formas tradicionais de proteção de marcas perante o INPI são os registros nominativos, figurativos ou mistos que apresentem sinal com caráter distintivo e que sejam visualmente perceptíveis, devendo ainda atentar para que não estejam compreendidos nas proibições previstas em Lei, como sinais meramente descritivos, genéricos, utilizando símbolos oficiais, etc. Ocorre que, dentro desta ampla gama de “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, existem outras formas de proteger ativos intelectuais que ultrapassam as barreiras impostas pelas três formas tradicionais de registro de uma marca. Assim, para tornar mais ampla a proteção e a potencialização dos ativos intelectuais, surgem as marcas não tradicionais, com possibilidade de registro no INPI das marcas tridimensionais e, mais recentemente, das marcas de posição.

Ante as novas formas de proteção de marcas, é preciso esclarecer algumas questões antes de discorrer acerca da grande importância de proteger e explorar as marcas não tradicionais que já possua uma empresa ou que, porventura, esta venha a criar para gerar competitividade econômica em determinado segmento.

As marcas tridimensionais e de posição são sinais distintivos utilizados para comunicação do empresário com o consumidor, visando atraí-lo por meio de formas distintivas que logo remetam ao produto por ele comerciado, ou seja, as marcas não tradicionais, ao buscar registro perante o INPI, buscam a proteção para obter exclusividade de um sinal incomum o qual o consumidor é capaz de identificar de imediato nos produtos comercializados.

A marca tridimensional é aquela que consiste na forma do produto ou de seu invólucro[1] desde que não constitua forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada no efeito técnico (Artigo 124, XXI, LPI). Ou seja, a forma plástica não deve ser intrinsecamente funcional ao produto, nem desprovida de distintividade, seja ela inerente à forma ou adquirida pelo uso prolongado, sob pena de um comerciante obter monopólio indevido sobre sinal de uso comum.

Trazemos exemplos de marcas tridimensionais deferidas pelo INPI, e em vigor atualmente, atentando ao fato de que provavelmente não seria necessário fazer menção ao titular da marca, uma vez que as formas tridimensionais já são capazes de remeter quase que imediatamente à origem do produto, tendo em vista o uso consolidado no mercado do invólucro incomum e distintivo:

[2]  [3] [4]

[5] [6] [7]

 

O conceito de marca de posição, por sua vez, está relacionado a uma posição fixa e permanente de um signo ou símbolo ou à própria marca no produto[8] desde que esta posição seja incomum o suficiente para gerar distintividade.

As marcas de posição passaram a ser objeto de proteção perante o INPI a partir de janeiro de 2022, com a publicação da Portaria nº 8, que determina, em seu Artigo 84, incisos I e II, que “será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que (i) seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de uma determinado suporte; e (ii) a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.”

Assim, novamente, vem a ideia de dissociação do sinal distintivo (linhas, traços, formas) com sua funcionalidade ou efeito técnico, uma vez que o sinal registrado como marca de posição deve ser aquele capaz de identificar a origem do produto ou serviço pela utilização maciça e exclusiva de determinado sinal aposto em uma posição peculiar e específica do produto.

Alguns dos exemplos mais conhecidos da incidência da marca de posição são, a posição da marca na cafeteira, a posição das linhas nos bolsos das calças Levi’s e as listras dos tênis abaixo:

[9] [10] [11]

 

Em suma, a possibilidade de registro de marcas não tradicionais – tridimensionais e de posição – é um passo importantíssimo de modernização dado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, motivado pela necessidade dos empresários de ter proteção de suas criações, buscando vantagem competitiva nos mercados atuantes. A inovação na apresentação dos produtos apresenta importante ferramenta para promover o crescimento e desenvolvimento empresarial, buscando a proteção de sinal que possa ser capaz de identificar a origem do produto além das formas tradicionais de reconhecimento de origem. As marcas não tradicionais, e o seu consequente registro, são exemplos de inovação no campo do marketing como estratégia de branding voltada a criação e divulgação da marca.

O titular de um registro para uma marca não tradicional passa a ter mais segurança para aplicar o seu direito de exclusividade de suas criações contra o uso indevido por terceiros infratores.  Ademais, consumidores também serão beneficiados pela modificação no sistema de registro pois o reconhecimento da proteção das marcas não tradicionais evita o risco de confusão e de associação indevida de produtos semelhantes no mesmo mercado.

 

[1] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro, Forense, 1946. 2 v. em 3.

[2] Registro nº 200037056, da titular THE COCA-COLA COMPANY

[3] Registro nº 820924989, da titular KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

[4] Registro nº 824564472, da titular MCCAIN FOODS LIMITED

[5] Registro nº 901416835, da titular UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

[6] Registro nº 820160288, da titular BIC AMAZÔNIA S/A

[7] Registro nº 827254369, da titular DARWIN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING

[8] CESÁRIO, Kone. As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

[9] Imagem retirada do Manual de Marcas do INPI http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o Acesso em 09/06/2022.

[10]  Marca de posição concedida pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (Registro nº 6 900 898).

[11] Marca de posição concedida pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (Registro nº 8 586 489).

 

Por Daniela Lopes Ferreira (Auxiliar do Departamento Internacional de Marcas, Direitos Autorais e Contratos da Leão Propriedade Intelectual, Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. E-mail: daniela.ferreira@leao.adv.br) e Kamille Trindade Machado (Advogada e Coordenadora do Departamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos da Leão Propriedade Intelectual, Mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pelo PROFNIT/IFRS, Pós-Graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. E-mail: Kamille.machado@leao.adv.br)

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