A caducidade por falta de uso de marca: análise sob a ótica das legislações brasileira e chinesa

Por Isabela Magnanti
18/04/2022

As marcas consistem em sinais distintivos atribuídos a produtos ou serviços prestados e têm como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos demais presentes no mercado.[1] Sendo assim, é importante que, no momento de seu registro, observe-se de que forma se dará sua proteção pois, futuramente, se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, terá obrigatoriedade de utilizar conforme o registro e, caso não o fizer, pode incorrer em sua caducidade.

No Brasil, o processo de caducidade está previsto nos Arts. 142 a 146 da Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96) e pode ser manifestado por qualquer parte que tenha legítimo interesse em uma marca registrada que esteja em desuso.

A caducidade de uma marca pode ocorrer por motivos diversos, seja pela falta de início de seu uso no mercado conforme a forma que foi registrada ou por ter seu uso interrompido. Além disso, o que também pode determinar a caducidade de uma marca é o fato de o segmento da empresa ser diverso daquele registrado junto à marca e incluído no certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.[2]

Em paralelo ao trâmite processual do pedido de caducidade no Brasil, convém compreender como se dá o pedido de caducidade na China, que possui similaridades e algumas diferenças quando comparado com o sistema Brasileiro.

Em primeiro lugar, vale destacar que no sistema chinês, assim como no brasileiro, o interesse para apresentar a caducidade é de terceiro legitimado. Uma vez apresentado o requerimento, o titular da marca possui 60 (sessenta) dias para se manifestar, cabendo-lhe o ônus da prova, ou seja, de comprovar o uso da marca conforme o registro. [3]

Em contrapartida, um dos pontos divergentes entre os dois sistemas é o prazo para requerer a caducidade de uma marca. Pela legislação Chinesa, tem se que o terceiro poderá requerer a caducidade de uma marca após três anos a contar de sua concessão. Além disso, é possível que uma marca registrada, encontre dois requerimentos de caducidade correndo ao mesmo tempo, pela mesma parte, ou por partes diferentes e, cada um deles deve ser respondido de forma separada. Esse fator pode ser considerado um empecilho ao titular da marca na China, visto que, por diversas vezes, tem de lidar com inúmeras notificações de caducidade e pode incorrer em erro, respondendo equivocadamente apenas a uma ou algumas notificações.[4]

De outro lado, como já referido anteriormente, um terceiro somente pode requerer a caducidade de uma marca no Brasil após 05 (cinco) anos a contar da data de seu registro. Diferentemente do que se estipula na legislação chinesa, se ocorrida a comprovação do uso da marca em processo anterior de caducidade, requerido dentro de um período de cinco anos, o novo requerimento de caducidade sobre o mesmo período não será conhecido. [5]

Relativamente aos meios para provar o uso efetivo da marca, os dois sistemas convergem na maior parte de seus pontos. De acordo com a Legislação Chinesa, assim como no Brasil, alguns parâmetros devem ser adotados, por exemplo, o nome da marca deve estar sendo utilizado de forma idêntica ao seu certificado de registro. Além disso, os produtos e/ou serviços que a marca abrange em seu registro, devem corresponder com os objetos comercializados ou serviços ofertados.[6] Outro paralelo entre os dois sistemas, é que os produtos devem ser comercializados dentro do país onde a marca é registrada, mas a industrialização para fins de exportação também é suficiente para afastar a caducidade. [7]

Por fim, conclui-se que o procedimento de caducidade é de extrema relevância, visto que impede que concorrentes de má-fé abusem do direito de uma marca, que já está consolidada, e garante ao titular dessas marcas que mantenha a integridade de sua marca registrada. Abaixo, observa-se uma tabela para elucidar as principais diferenças entre o procedimento em questão, de acordo com as Legislações Chinesa e Brasileira.

 

 

Por Isabela Magnanti – Advogada. E-mail: trademarks1@leao.adv.br

 

[1] BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual, Segunda Edição. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010.  P. 621

[2] Comentários à Lei de Propriedade Industrial / IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. – 3ª edição revista e atualizada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2013. P. 355.

[3] FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bca65cda476f40/How_to_Use_Non-Use_Cancellation_in_China. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

[4] FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bca65cda476f40/How_to_Use_Non-Use_Cancellation_in_China. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

[5] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 8353, 15 maio 1996.

[6] Comentários à Lei de Propriedade Industrial / IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. – 3ª edição revista e atualizada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2013. P. 355.

[7] FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bca65cda476f40/How_to_Use_Non-Use_Cancellation_in_China. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

 

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