A Execução dos Direitos de Propriedade Intelectual de Terceiros nos Contratos Comerciais Internacionais e os Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas

Por Rafaela Sanchez Vissoky
29/06/2022
  1. INTRODUÇÃO

Os direitos de propriedade intelectual são um dos ativos mais relevantes das empresas atuais, com amplo espectro de tipos de proteção, como marcas, patentes, direitos autorais e desenhos industriais. O primeiro caso no qual o léxico de “propriedade intelectual” foi utilizado pela população em geral foi nos Estados Unidos. Tratava-se de uma disputa entre David Letterman e Jay Leno, na qual eles estavam disputando um emprego e, então, Letterman foi ameaçado pela empresa contratante para evitar o uso de repertório de piadas.[1]

Como é sabido, os direitos de propriedade intelectual são usualmente transferidos através de contratos de licenciamento entre as partes.  Esse tipo de acordo é basicamente um contrato através do qual uma das partes garante à outra parte o direito de utilizar ou de se beneficiar dos frutos de algo, em troca de dinheiro ou outra vantagem econômica. Um aspecto relevante sobre esse tipo de acordo é que o entendimento das partes e suas obrigações e direitos precisam estar claros, mormente no que se refere à exclusividade desses direitos de propriedade intelectual.[2]

Não obstante, quando lidamos com contratos comerciais internacionais, um dos aspectos mais importantes para evitar futuros litígios é a conformidade das mercadorias, sem importar se se trata de bens físicos ou de ativos intangíveis.[3] Portanto, ainda que direitos de propriedade intelectual não possam ser considerados “mercadorias”, é necessário que estejam em consonância com os termos do contrato firmado entre as partes.

Ademais, muitos sistemas jurídicos, como os princípios da UNIDROIT, UNCITRAL e CISG, são utilizados para solucionar questões de comércio internacional, incluindo procedimentos arbitrais.[4] Assim, disputas internacionais envolvendo direitos de propriedade intelectual estão sendo solucionados pelos sistemas de resolução alternativa de controvérsias, seja pela disponibilidade do bem jurídico tutelado, seja pela celeridade, eficiência e redução de custos. Da mesma forma, as nações estão constantemente empreendendo esforços para estabelecer um Quadro comum de referência no direito contratual, como por exemplo, o Plano de Ação da Comissão Europeia de 2003 para harmonização do direito contratual.[5]

Sob a mesma perspectiva, esses procedimentos arbitrais usualmente preservam a autonomia das partes, especialmente em relação à escolha da legislação aplicável.[6] Claramente, o princípio da supremacia da autonomia das partes existe em diversas leis arbitrais e regulamentos.[7]

Deste modo, diversos sistemas jurídicos estão disponíveis para resolver conflitos entre particulares, apesar de nem todos serem adequados para qualquer caso. Além disso, a segurança dos direitos de propriedade intelectual em contratos comerciais internacionais é ameaçada pelas cláusulas contratuais ambíguas, ou ainda, pela ausência destas, o que conduz os juristas a buscarem por mais eficiência e soluções práticas.

  1. A PROTEÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB A CISG: OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES

Primeiramente, há uma diferença entre um contrato de compra e venda e contratos de licenciamento. Enquanto o contrato de compra e venda se refere ao pagamento de um valor em troca do recebimento e retenção de um bem, contratos de licenciamento são aqueles cujo comprador realiza pagamentos regulares sem reter o bem após cada pagamento. Dessa forma, a principal diferença entre esses dois tipos de contratos é a intenção das partes de transferir a propriedade ou não. [8] No campo do direito privado, a Convenção das Nações Unidas.[9]

De acordo com o artigo 42 da CISG: essas são as obrigações do vendedor:

O vendedor deve entregar bens livres de qualquer direito ou reivindicação de terceiros baseados em propriedade industrial ou propriedade intelectual, do qual, no momento da celebração do contrato, ou vendedor tivesse ciência ou não poderia desconhecer, previsto que o direito ou reclamação é baseado em propriedade industrial ou outro direito de propriedade intelectual.[10]

Basicamente, essa provisão compele o vendedor a assegurar que os bens entregues estão livres de direitos e de reivindicações de terceiros, para evitar futuros conflitos. Portanto, a consciência e a sua possibilidade são os aspectos mais relevantes para julgar a responsabilidade do vendedor nesses conflitos.

Ainda, as “mercadorias” oriundas de obrigações contratuais precisam estar em conformidade com alguns padrões, assim como o instrumento contratual atribui obrigações, riscos, responsabilidades e remédios entre duas partes contratantes. [11]

Além disso, é importante mencionar que cada empresa adquire direitos através da celebração de contratos, seja com outras empresas, particulares, ou organismos governamentais.[12]

Feitas essas considerações, a força vinculante das provisões dos acordos contratuais precisa ser respeitada, e esses contratos não podem ser afetados por nenhum argumento de invalidade, tampouco direitos de terceiros que poderiam prejudicar o objeto da concessão ou licença.[13]

  1. O USO DA RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE DISPUTAS PARA SOLUCIONAR CONFLITOS NO DIREITO COMERCIAL INTERNACIONAL

O uso de ADR, como arbitragem e mediação, para resolver conflitos oriundos de contratos comerciais internacionais cresce a cada ano em diferentes países. Acordos de arbitragem quase sempre surgem de cláusulas arbitrais constantes do contrato principal, o que significa que o uso desse mecanismo para a resolução de disputas depende do consenso de ambas as partes, seja implícito ou explícito.[14] Em relação às medidas processuais, os poderes, direitos e obrigações dos árbitros dependem das circunstâncias e obrigações legais.[15]

No que se refere à execução de sentenças estrangeiras, a Convenção de Nova Iorque e a UNCITRAL Model Law em arbitragem comercial internacional são os instrumentos mais influentes nesse âmbito.[16] Nesse diapasão, o WIPO Arbitration and Mediation Center também contribui oferecendo cláusulas para alguns procedimentos arbitrais.[17]

As sentenças arbitrais precisam ser razoáveis e abranger todos os problemas submetidos ao Tribunal Arbitral, caso contrário, a sua execução pode ser afetada.[18]

  1. CONCLUSÃO

Os direitos de propriedade intelectual não são protegidos por leis internacionais da mesma maneira que a transferência de mercadorias, uma vez que o contrato é, usualmente, um contrato de licenciamento. Contudo, essa espécie de ativo tem seus próprios direitos e obrigações envolvidas, dependendo das leis aplicáveis, o procedimento escolhido entre as partes para resolver a disputa e os termos do respectivo contrato.

Nesse contexto, sistemas de resolução alternativa de disputas pode ser uma escolha inteligente para substituir processos judiciais, apesar de ser necessário o consentimento das partes para que um caso seja submetido a um Tribunal Arbitral. Em convergência, procedimentos arbitrais têm demonstrado maior celeridade e eficiência para resolver disputas comerciais internacionais. Não por outra razão, há um crescimento desta modalidade em diversos países, especialmente os mais desenvolvidos.

 

Por Rafaela Sanchez Vissoky (Trainee de Direito do Departamento Judicial da Leão Propriedade Intelectual, Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. E-mail: judicial1@leao.adv.br)

 

 

[1]  PARR, Russell L. Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, Fifth Edition. John Wiley & Sons, 2018.

[2] LEUTE, Kirsten. Association of University Technology Managers. Technology Transfer Manual. Anatomy of a License Agreement. 3rd Edition, v. 4, Part. 1, 2010.

[3] CISG-AC Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under

Article 35 CISG, Rapporteur: Professor Djakhongir Saidov, King’s College London, United

Kingdom. Adopted by the CISG Advisory Council following its 25th meeting, in Aalborg

Denmark, on 25 November 2018.

[4] NOTTAGE, Luke. “Symposium paper: afterthoughts: international commercial contracts and arbitration.” Australian International Law Journal, vol. 17, 2010, p. 197+. Gale Academic OneFile, link.gale.com/apps/doc/A257859905/AONE?u=capes&sid=bookmark-AONE&xid=0b9d24fa. Accessed 10 Aug. 2021.

[5] ROSENBERG, Arnold S., et al. “International commercial transactions, franchising, and distribution.” International Lawyer, vol. 44, no. 1, 2010, p. 229+. Gale Academic OneFile, link.gale.com/apps/doc/A228121061/AONE?u=capes&sid=bookmark-AONE&xid=3a2e1e37. Accessed 12 Aug. 2021.

[6] KARTON, Joshua D.H. “Party autonomy and choice of law: is international arbitration leading the way or marching to the beat of its own drummer?” University of New Brunswick Law Journal, vol. 60, 2010, p. 32+. Gale Academic OneFile, link.gale.com/apps/doc/A237838571/AONE?u=capes&sid=bookmark-AONE&xid=77ec610a. Accessed 12 Aug. 2021.

[7] Raphael F. Meier, ‘Chapter 16, Part II: Commentary on the WIPO Arbitration and WIPO Expedited Arbitration Rules, WIPO Arbitration Rules, Article 61 / WIPO Expedited Arbitration Rules, Article 55 [Laws Applicable to the Substance of the Dispute, the Arbitration and the Arbitration Agreement]’, in Manuel Arroyo (ed), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide (Second Edition), 2nd edition (Kluwer Law International; Kluwer Law International 2018) pp. 2019 – 2031.

[8] KYLKJÆR, Kristina Fausing. The Applicability of CISG on transactions of software. RETTID, 2019.

[9] SCHWENZER, Ingeborg. The CISG Advisory Council. Handelskoop, 2012.

[10] United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. United Nations Publication Sales No. E.10. V. 14. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09951_e_ebook.pdf Accessed 14 August 2021.

[11] CISG-AC Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under

Article 35 CISG, Rapporteur: Professor Djakhongir Saidov, King’s College London, United

Kingdom. Adopted by the CISG Advisory Council following its 25th meeting, in Aalborg

Denmark, on 25 November 2018.

[12] PARR, Russell L. Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, Fifth Edition.

John Wiley & Sons, 2018.

[13] UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Published by the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), Rome, 2016.

[14] Chapter 6 Arbitration Agreements- Autonomy and Applicable law’, in Julian D. M. Lew , Loukas A. Mistelis, et al Comparative International Commercial Arbitration, (Kluwer Law International; Kluwer Law International 2003) pp. 99 -127.

[15] Part I: Policy and Principles, Chapter 2: Powers, Rights and Duties of Arbitrators’, in Jeffrey Maurice Waincymer, Procedure and Evidence in International Arbitration, (Kluwer Law International; Kluwer Law International 2012) pp. 47 – 126.

[16] KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle. Soft Law in International Arbitration: Codification and Normativity. Journal of International Dispute Settlement, (2010), pp. 1–17.

[17] WIPO Arbitration, Mediation and Expert Determination Rules and Clauses. WIPO Arbitration and Mediation Center. WIPO Publication Nº 446(E), 2009. https://www.wipo.int/amc/en/. Access: 15 August 2021.

[18] RUBINO-SAMMARITANO, Mauro. International Arbitration: Law and Practice. 2nd Edition, Kluwer Law International, 2001.

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