Biologia Molecular e Propriedade Intelectual: planejando a proteção da sua invenção

Por Michele Pittol
20/12/2022

Tem-se acompanhado os avanços da biologia molecular e os benefícios resultantes nas áreas de medicina, agronomia e biotecnologia. No âmbito das patentes não é diferente, sendo os avanços na área concomitantes a pedidos de patente e, muitas vezes, disputas acirradas e complexas de direitos de proteção.

Se por um lado o término do tempo de validade de uma patente significa que as tecnologias podem ser usadas sem licença, do outro, o aumento da concorrência, a necessidade de impedir que terceiros copiem e se beneficiem da invenção faz com que o sistema de patentes continue impulsionando o desenvolvimento tecnológico, de forma a possibilitar, no caso da biologia molecular, técnicas cada vez mais mais simples, rápidas e econômicas.

Exemplo claro recai sobre a técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), que revolucionou a pesquisa molecular, sendo a tecnologia mais conhecida e bem-sucedida para isolamento e análise genética, que teve sua patente (US 4,683,202) concedida em 1987 e que expirou, nos EUA, em 2007. Durante o período de vigência, obrigações e royalties foram pagos aos titulares da patente e investimentos foram empreendidos no desenvolvimento tecnológico, os quais culminaram em significativos avanços, como a invenção da PCR quantitativa em tempo real (qPCR), inovação criada a partir da PCR, que abordou muitas das limitações práticas associadas à técnica.

Atualmente, tem-se a CRISPR-Cas 9 (Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente Interespaçadas associada a proteína Cas 9), uma técnica de edição gênica que tem sido utilizada em uma ampla gama de aplicações, desde a pesquisa básica, passando pela terapêutica clínica e melhoramento genético de plantas. Em linhas gerais, são sequências repetidas de nucleotídeos que podem ser direcionadas para localizar porções específicas no genoma de qualquer organismo e realizar cortes. É isso que possibilita a edição gênica (veja mais em [i]).

Este sistema de sequências CRISPR-Cas 9, que está presente no genoma bacteriano e de arqueas, funciona como um mecanismo de defesa contra vírus, identificando e picotando o DNA viral, foi estudado pelas pesquisadoras Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna que publicaram um artigo (Jinek et al., 2012)[ii], onde mostraram a aplicabilidade do CRISPR-Cas 9 para cortar o DNA alvo. No mesmo ano da publicação do artigo, Doudna, Charpentier e colaboradores solicitaram uma patente desta invenção (US 10,266,850) em nome da Universidade da Califórnia (UC Berkeley). Porém, meses depois, o pesquisador Feng Zhang do Broad Institute Inc. vinculado ao Massachusetts Institute of Technology – MIT, também depositou uma patente sobre CRISPR.

Ressalta-se que no ano de ambos os depósitos, 2012, o USPTO concedia as patentes para quem primeiro inventasse a tecnologia (first to invent), ao invés de considerar quem primeiro requereu a patente (first to file). No ano seguinte, o USPTO mudou seus procedimentos, considerando, no caso de disputa de prioridade, o primeiro a fazer o depósito da invenção [1].

A patente de Zhang (US 8,697,359) foi concedida em 2014, o que gerou uma solicitação do UC Berkeley ao Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes dos EUA (Patent Trial and Appeal Board – PTAB), que faz parte do United States Patent and Trademark Office (USPTO), para determinar quem foi o pioneiro na invenção CRISPR- Cas 9, sugerindo que certas reivindicações identificadas pela UC Berkeley em seu pedido, eram da mesma invenção que as reivindicações na patente do Broad Institute.

Em 2017 o PTAB decidiu que as patentes da UC Berkeley e a do Broad Institute para uso de CRISPR- Cas 9 eram distintas, sendo ambas patenteáveis. A patente de Zhang foi considerada nova e não óbvia para um técnico no assunto alcançar a mesma invenção utilizando os ensinamentos dos trabalhos anteriores como Jinek et al. (2012). A justificativa dessa decisão se deveu ao fato de que a invenção de Doudna e Charpentier estava relacionada a aplicações da CRISPR in vitro, em qualquer tipo de células, enquanto a de Zhang seria direcionada e com aplicação funcional em células eucarióticas (como células humanas). Nas palavras do conselho “Specifically, the evidence shows that the invention of such systems in eukaryotic cells would not have been obvious over the invention of CRISPR-Cas9 systems in any environment, including in prokaryotic cells or in vitro, because one of ordinary skill in the art would not have reasonably expected a CRISPR-Cas9 system to be successful in a eukaryotic environment. This evidence shows that the parties’ claims do not interfere[2]. Na sequência, outras apelações de interferência foram solicitadas ao PTAB pela UC Berkeley, e em fevereiro de 2022 o PTAB decidiu que os pesquisadores do Broad Institute foram pioneiros na aplicação da CRISPR – Cas 9 em células eucarióticas.

Desde então, outros pedidos de patentes relacionadas ao CRISPR-Cas foram depositados e concedidos para ambos os grupos de pesquisa. Sendo que os avanços nas pesquisas prometem o desenvolvimento de muitas outras tecnologias, uma vez que também podem ser utilizadas diferentes enzimas, modificações na técnica adaptada para diversos alvos, sistemas CRISPR de outras bactérias e arqueas podem ser estudados e incorporados em novas abordagens relacionadas à tecnologia CRISPR.

De acordo com a lei brasileira que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial – LPI (Lei 9.279/96), toda invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial pode ser patenteada[3]. Porém, além de ideias inovadoras, até alcançarmos o produto adequado para o mercado, são necessários anos de pesquisas e significativo investimento financeiro. E neste ínterim de testes e publicações, a invenção pode perder um dos critérios necessários para a patenteabilidade, ou seja, a novidade. Também deve-se atentar para a possibilidade de outro grupo de pesquisa estar estudando o mesmo tópico e requerer anteriormente um pedido de patente.

Tal possibilidade demonstra a importância de traçar um plano baseado em estratégias de mercado para proteção da invenção, desde a invenção pioneira, bem como seus desdobramentos. Assim, a aplicação das tecnologias em novos contextos e usos pode gerar nova invenção e demandar nova proteção, desde que sejam suficientemente descritos e comprovados os efeitos técnicos novos alcançados, como no exemplo da qPCR. Também novas aplicações, como da CRISPR-Cas, pode ser usada na pesquisa básica em ensaios in vitro, estudos clínicos, em células eucarióticas, biomedicina, tecnologias ambientais, etc.

Destaque-se que na área de Ciências Biológicas, a lei brasileira de marcas e patentes – LPI não considera invenção “o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais” [4]. Todavia, exceções são feitas para os microrganismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade e que não sejam considerados mera descoberta.[5] Sendo que microrganismos transgênicos, de acordo com a Lei 9.279/96, “são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais” [6].

Deste modo, no Brasil, são passíveis de proteção os processos e produtos baseados na engenharia genética, onde seja possível verificar intervenção técnica significativa para o resultado final [7]. Contudo é necessário embasamento técnico com suficiência descritiva, de maneira que um técnico no assunto consiga entender e reproduzir o objeto da patente sem experimentações indevidas, bem como a melhor forma de execução da invenção (best mode), além de um quadro reivindicatório que defina o escopo de proteção que o requerente deseja obter, considerando o estado da técnica.

 

Por Michele Pittol (Doutora em Biologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, Assistente de Patentes da Leão PI. E-mail: patentes5@leao.adv.br)

 

[1] Idem publicação Disponível em: USPTO. https://www.uspto.gov/patents/first-inventor-file-fitf-resources.

[2] Idem publicação Patent Interference No. 106048. Disponível em: USPTO https://acts.uspto.gov/ifiling/DispatchServlet , pg.2, Linha 7-12.

[3] Artigo 8 da Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei 9279 de 14 de maio de 1996).

[4] Artigo 10, inciso IX, da LPI.

[5] Artigo 18, inciso III, da LPI.

[6] Parágrafo único da LPI.

[7] Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia. Revista da Propriedade Industrial Nº 2604. 2020.

[i] Texto. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/o-poderoso-crispr-cas-michele-pittol

[ii] Jinek, M. et al. A programmable dual RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. Science, 337(6096): 816–821, 2012.

14/09/2023

Trâmites Prioritários como ferramenta para aceleração do exame de patentes

O processo de exame do pedido de patente é fundamental para garantir a proteção de inovação e avanços tecnológicos, porém muitas vezes acaba sendo mais demorado do que o esperado. Neste cenário, o INPI vem se esforçando para agilizar o exame através de diversas iniciativas, incluindo modalidades de trâmite prioritário, podendo estas serem requeridas tanto […]

Ler
11/09/2023

Os impactos do registro de marca pelo representante comercial

Não raramente recebemos contatos de clientes reportando que iniciaram um projeto de expansão da sua marca para um determinado país por intermédio de um representante comercial ou distribuidor, justamente para não ter um custo tão elevado desde o início da operação. O registro de marca fica pelo representante comercial, que verbalmente concorda em transferir a […]

Ler
24/07/2023

Série “Conhecendo os contratos de Propriedade Intelectual” – Edição 03: Liberdade de Contratação na Propriedade Industrial

A liberdade contratual é um tema que permeia todas as relações jurídicas, não sendo diferente com a propriedade industrial. A liberdade contratual tem, por conceito, ser a capacidade de as partes envolvidas em um contrato ou, também, em um conflito, de definir condições do acordo de forma livre e voluntária, desde que estas não violem […]

Ler
13/03/2023

Fenômenos ChatGPT e DALL-E: De quem é a Propriedade Intelectual relacionada à Inteligência Artificial?

Cesar Leite e Pedro Bocchese escreveram texto interessantíssimo sobre “Inteligência Artificial ao alcance de todos”[1], abordando as diversas conexões dos seres humanos com a IA e destacando a recente popularização do ChatGPT como “a primeira conexão efetiva e funcional da grande maioria das pessoas com IA”. Pois bem, nessa linha, importante destacar que para a […]

Ler
06/03/2023

Série “Conhecendo os contratos de Propriedade Intelectual” – Edição 02: Contratos entre Influenciadores Digitais e as marcas sob ótica da Propriedade Intelectual

Com a modernização da publicidade e as novas estratégias de comunicação, bem como o desenvolvimento contínuo dos meios de divulgação e de novas tecnologias, vem se tornando cada vez mais comum a publicidade de um produto ou serviço por meio de um influenciador digital através da figura do influencer, termo em inglês para designar aquele […]

Ler
12/01/2023

Atualização no procedimento de caducidade de marca através da Nota Técnica n° 03.2022 do INPI

Foi publicada pelo INPI, em 28 de dezembro de 2022, a Nota Técnica nº 03 de 2022, que atualiza os procedimentos no processo de caducidade. Caducidade é, em síntese, a declaração de extinção do registro de uma marca em caso de seu uso não ter sido iniciado após 5 (cinco) anos da data de sua […]

Ler
28/11/2022

Série “Conhecendo os contratos de Propriedade Intelectual” – Edição 01: Conhecendo algumas cláusulas importantes em contratos de Propriedade Intelectual

Quando falamos em contrato de propriedade intelectual não apenas nos limitamos à licença de uso de marca ou exploração de patente, ou o bom e velho contrato de confidencialidade. Apesar de estes serem dois tipos muito conhecidos de contratos envolvendo direitos de propriedade intelectual, a gama existente é muito maior e deve ser conhecida e […]

Ler
27/10/2022

A importância da Propriedade Intelectual na relação entre a moda e o metaverso

A realidade virtual não é novidade, mas, para muitos, pode parecer uma ideia distante e até mesmo difícil de ser compreendida. Esse nicho de mercado vem ganhando força ao longo dos anos com a evolução da internet e da tecnologia e, com um cenário pós-pandemia e a discussão sobre o metaverso, vemos que a realidade […]

Ler
30/09/2022

Christian Louboutin e a (não)exclusividade do solado vermelho: uma análise de direito comparado

Christian Louboutin[1] fabrica e comercializa produtos do mercado de vestuário, mundialmente reconhecido pelo solado vermelho de seus sapatos. Os desafios que a empresa de Louboutin encontrou e vem encontrando para registrar o solado vermelho como marca de posição, principalmente em razão da legislação e hermenêutica de cada país acerca dos requisitos de registrabilidade das marcas, […]

Ler
06/09/2022

O Judiciário especializado em propriedade intelectual: a experiência de uma década no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

No sistema de common law existe um velho adágio: fatos ruins podem levar a decisões ruins. Muitas vezes, o olhar deturpado sobre um determinado acontecimento da vida deduzido num processo judicial, pode conduzir o juiz a proferir decisões diferentes da vontade imposta pela lei, ou ainda, em alguns casos, distantes da tecnicidade exigida, a gerar, […]

Ler
11/07/2022

PROTEÇÃO DE APERFEIÇOAMENTOS TECNOLÓGICOS POUCO INVENTIVOS

O momento correto de requerer uma patente para proteção de uma invenção nem sempre é fácil de ser determinado. A solução ideal é postergar ao máximo o depósito do pedido de patente, a fim de alcançar o pleno desenvolvimento, mas nem sempre isso é possível. Em algumas situações o titular, quer seja pessoa natural ou […]

Ler
29/06/2022

A Execução dos Direitos de Propriedade Intelectual de Terceiros nos Contratos Comerciais Internacionais e os Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas

INTRODUÇÃO Os direitos de propriedade intelectual são um dos ativos mais relevantes das empresas atuais, com amplo espectro de tipos de proteção, como marcas, patentes, direitos autorais e desenhos industriais. O primeiro caso no qual o léxico de “propriedade intelectual” foi utilizado pela população em geral foi nos Estados Unidos. Tratava-se de uma disputa entre […]

Ler
15/06/2022

A proteção de marcas não tradicionais no Brasil

As formas tradicionais de proteção de marcas perante o INPI são os registros nominativos, figurativos ou mistos que apresentem sinal com caráter distintivo e que sejam visualmente perceptíveis, devendo ainda atentar para que não estejam compreendidos nas proibições previstas em Lei, como sinais meramente descritivos, genéricos, utilizando símbolos oficiais, etc. Ocorre que, dentro desta ampla […]

Ler
23/05/2022

“Trademark Modernization Act” e seu impacto nas marcas registradas nos Estados Unidos

A consolidação de uma marca brasileira em território nacional muitas vezes abre novos horizontes e possibilita a sua expansão para o mercado internacional. E fato é que, dentre os principais países escolhidos para internacionalizar suas marcas, os Estados Unidos da América despontam como um dos favoritos pelos empresários brasileiros, seja por ser considerado um país […]

Ler
10/05/2022

AGILIZAÇÃO DO INPI NO EXAME TÉCNICO PARA CONCESSÃO DE PATENTES

O Brasil é signatário dos principais acordos internacionais na área de patentes, dentre eles a Convenção da União de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT). No Brasil o órgão responsável pela política e execução das atividades de concessão de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, atualmente vinculado ao […]

Ler
18/04/2022

A caducidade por falta de uso de marca: análise sob a ótica das legislações brasileira e chinesa

As marcas consistem em sinais distintivos atribuídos a produtos ou serviços prestados e têm como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos demais presentes no mercado.[1] Sendo assim, é importante que, no momento de seu registro, observe-se de que forma se dará sua proteção pois, futuramente, se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, […]

Ler
07/03/2022

A proteção de cultivares como requisito para o lucro do melhorista

Hoje o Brasil é referência no agronegócio mundial, isso graças à um processo de sofisticação que possibilitou um salto de qualidade e quantidade na produção nacional. Os investimentos em infraestrutura, o incentivo através de políticas públicas e a mecanização da produção foram os primeiros estágios desse desenvolvimento, mas o que realmente transformou o país foi […]

Ler
17/02/2022

Metaverso e o registro de marcas para uso no ambiente virtual: “Devo registrar a minha marca ‘no’ Metaverso”?

O sistema jurídico de propriedade intelectual vem sendo constantemente desafiado na última década por tecnologias disruptivas que inserem os titulares de direitos de propriedade intelectual e a sociedade como um todo em um novo ambiente de relações pessoais, profissionais e comerciais[1]. A criação do Metaverso representa um desses desafios importantes e que demanda posicionamento cada […]

Ler
28/10/2021

Secondary meaning e o caráter distintivo adquirido por uma marca originalmente considerada genérica

A criação intelectual é natural ao ser humano, de modo que a propriedade intelectual encontra-se indissoluvelmente presente em nosso cotidiano. Ao abordar sobre a importância das marcas, dispõe Petit que “as consequências de um mundo sem marcas não seriam só os produtos que se confundiriam em um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. Nós perderíamos […]

Ler
01/10/2021

Trabalho acadêmico de sócio da Leão é citado em caso histórico de patentes no Brasil julgado pelo Supremo Tribunal Federal

Neste mês de setembro foi publicado o extenso acórdão do STF que julgou, por 9 votos a 2, inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial 9279/96 (LPI), entendendo que o prazo máximo de vigência de uma patente de invenção (PI) é de 20 anos contados da data do depósito e […]

Ler
15/09/2021

A Submissão da Disputa entre Apple e Gradiente sobre a marca “iPhone” à Mediação de Conflitos

A disputa pelo registro da marca “iPhone” entre as empresas Gradiente[1] e Apple se estende há quase dez anos e parece não ter prazo para findar em definitivo. Em 02/01/2008, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia responsável pela análise e concessão de patentes e registros de desenhos industriais e marcas no Brasil, […]

Ler
07/07/2021

O TRÂMITE PRIORITÁRIO DO PEDIDO DE PATENTE DAS STARTUPS

Em uma sociedade em constante transformação, que exige soluções céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia,  o modelo ágil de negócio das startups se destaca em razão da sua capacidade de apresentar respostas rápidas e inovadoras ao mercado. Se por um lado o potencial inovador das startups é um diferencial […]

Ler
21/06/2021

Da proteção de embalagens de produtos através do trade dress

Produtos e serviços são lançados o tempo todo e, em um universo cada vez mais competitivo, em que há um bombardeio de informações, ofertas e novas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através das embalagens, que muitas vezes […]

Ler
07/06/2021

O Design de produto como instrumento competitivo

Quando falamos em competitividade, especialmente no novo normal, a palavra da vez é INOVAÇÃO. As empresas, pessoas e organizações cada vez mais são desafiadas a se reinventarem para gerar soluções e produtos que se diferenciem daqueles dos concorrentes. O Manual de Oslo[1] define que se pode realizar quatro tipos distintos de inovações em uma organização: […]

Ler
17/05/2021

Entenda os efeitos da limitação constitucional do prazo de patentes julgada pelo STF no dia 12.05.2021: 20 anos contados da data de depósito

Na semana passada foi finalizado o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal – STF que durou quatro semanas e concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96. O parágrafo único reconhecido como inconstitucional pelo STF definia que caso houvesse atraso no julgamento pelo INPI referente aos pedidos […]

Ler
03/05/2021

A indispensável suficiência descritiva de uma patente

Uma patente é um acordo tácito entre o inventor e a sociedade. O primeiro divulga a sua invenção beneficiando toda a sociedade com novos ensinamentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o retorno do investimento e do esforço praticado durante […]

Ler
22/04/2021

Propriedade intelectual como aliada de uma criatividade estratégica

Hoje, no mercado empresarial, não existe opção senão ser competitivo. Considerando os múltiplos players que se estabelecem nos mais variados segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preço. É inegável também que, a menos que estejamos falando de mercados altamente comoditizados, a melhor opção é sempre desenvolver produtos com maior […]

Ler
09/04/2021

Invenções envolvendo APPs, IA, IoT e sua previsão legal na área de patentes: Breve análise comparativa das novas Diretrizes de Exame do INPI frente às Diretrizes do EPO

As desafiadoras tecnologias envolvendo invenções implementadas através de programas de computador não impactam apenas o setor de tecnologias da informação e comunicação, mas também impactam e atravessam diferentes áreas tecnológicas desde setores como de mobilidade/mecatrônica até setores da saúde e biotecnologia (envolvendo ou não inteligência artificial que já é compreendida e citada nas Diretrizes de […]

Ler
24/09/2020

Brexit e as marcas comunitárias (EUIPO): impactos do fim do período de transição

O período de transição estipulado após a saída do Reino Unido da União Europeia encerrará em 31 de dezembro de 2020. Então, o que acontecerá com as marcas que foram registradas/depositadas perante o EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e, consequentemente, estendiam sua proteção para o Reino Unido? Para as marcas já registradas […]

Ler
18/09/2020

Novidades importantes em marcas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou duas importantes disposições acerca dos processos de registros de marcas: a possibilidade de co-titularidade e a prorrogação da possibilidade de divisão dos processos para julho de 2021. . CO-TITULARIDADE DE MARCAS: a partir de agora, será possível registrar marcas em nome de mais de um titular, […]

Ler
27/05/2020

OMPI lança o Wipo Proof

Informamos que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, acabou de lançar um novo serviço de registro internacional dedicado à realização de prova válida (no Brasil e exterior) denominada WIPO PROOF. Trata-se de um documento oficial emitido por essa entidade, contendo data/autoria/conteúdo e que serve como prova válida para direito autoral, segredo de negócio, […]

Ler
12/02/2020

INPI apresenta celeridade nos registros de software

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) busca cada vez mais desenvolver iniciativas e soluções voltadas à desburocratização e ao tempo de concessão de direitos de propriedade intelectual no Brasil. Com relação às proteções dos programas de computador, desde a implantação da plataforma online para requerimentos desse tipo de registro, se constata uma redução significativa […]

Ler
18/12/2019

Projeto Piloto ‘Patent Prosecution Highway’ do INPI

Informamos aos nossos clientes que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lançou em 1º de dezembro de 2019, um novo projeto para aceleração de patentes provenientes do exterior. Este acordo bilateral unificado já assinado entre o Brasil e Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Equador, Europa, Paraguai, Peru, Reino Unido e Uruguai […]

Ler
22/11/2019

Avanço no julgamento de marcas pelo INPI

Desde 2017, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI vem se reestruturando para reduzir o backlog do julgamento nas áreas de patentes, marcas e desenhos industriais. O combate ao backlog seguiu no ano de 2018 e, em 2019, os reflexos da reestruturação e dos investimentos se tornaram evidentes. No setor de marcas, um pedido […]

Ler