“Trademark Modernization Act” e seu impacto nas marcas registradas nos Estados Unidos

Por Bernardo Tonial Berte
23/05/2022

A consolidação de uma marca brasileira em território nacional muitas vezes abre novos horizontes e possibilita a sua expansão para o mercado internacional. E fato é que, dentre os principais países escolhidos para internacionalizar suas marcas, os Estados Unidos da América despontam como um dos favoritos pelos empresários brasileiros, seja por ser considerado um país com economia estável e aquecida seja por possuir o maior mercado consumidor do mundo[1].

Nesse sentindo, ao eleger os Estados Unidos como país estratégico para a internacionalização de uma marca, realizar seu registro em solo estadunidense passa a ser um dos principais procedimentos a serem avaliados pela empresa, pois protegerá a marca, permitirá sua exploração de forma exclusiva e potencializará o seu crescimento nesse país.

Diante disso, torna-se de grande valia compreender não só o funcionamento do registro de marcas nos Estados Unidos, mas também acompanhar as alterações que venham a ser realizadas ao longo do tempo para atentar-se as novas oportunidades que possam surgir no mercado norte americano.

E nessa toada, o USPTO (United States Patent and Trademark Office) implementou recentemente o “Trademark Modernization Act” (ou, em tradução literal, Lei de Modernização de Marcas Registradas), ocasionando importantes modificações na legislação que regula o registro de marcas nos Estados Unidos e que devem ser observadas por aqueles que pretendem proteger os seus sinais marcários em solo norte americano.

A criação do “Trademark Modernization Act” tem como objetivo principal a redução do tempo em que um sinal marcário, indevidamente registrado ou que não é utilizado no comércio norte americano, permaneça em vigor e que, por consequência, impeça o registro de marca que de fato se pretenda utilizar nesse país.

Ou seja, as modificações implementadas visam identificar e coibir, de uma forma mais eficaz, os sinais distintivos não usados ou registrados indevidamente para que marcas passíveis de registro, mas que são impedidas pela existência dessas anterioridades, possam vir a ser deferidas e efetivamente registradas nos Estados Unidos.

Dentre as mudanças, pode-se destacar três que são consideradas como principais:

  • Redução pela metade do tempo de resposta ao indeferimento do registro ou da prorrogação da marca: com a entrada em vigor do “Trademark Modernization Act”, o requerente ou o titular da marca que teve o pedido de registro ou a prorrogação indeferida passará a ter apenas 03 meses para recorrer, e não mais os 06 meses que até então era previsto pela legislação estadunidense.
  • Menor prazo para que os proprietários de registros com sede no exterior estabeleçam o uso da sua marca nos EUA: a partir de agora, quem detém a sua marca registrada nos Estados Unidos, mas possui sede situada em outro país terá até 03 anos para estabelecer o uso da marca nos EUA, sob pena de um terceiro ou o próprio USPTO iniciar um processo de retirada da marca. Antes da implantação do “Trademark Modernization Act”, a comprovação do uso da marca precisava ocorrer entre o 5º e o 6º ano do registro do sinal distintivo.
  • Maior facilidade para que terceiro conteste um registro de marca: previamente a implementação do “Trademark Modernization Act”, o processo para contestar um registro de marca era demasiadamente caro e demorado. A partir de agora, basta que o terceiro demonstre que o titular do registro nunca utilizou a marca no comércio norte americano. Além disso, agora é possível que o próprio USPTO, de ofício, inicie um procedimento para contestar um registro de marca por acreditar que ela foi registrada indevidamente ou que não está em uso nos Estados Unidos.

Nesse sentido, as modificações expostas demonstram que, a partir de agora, haverá um maior rigor para identificar as marcas que, de fato, merecem ser protegidas nos Estados Unidos.

Diante disso, pode-se chegar a duas conclusões: a primeira delas é que o registro de marcas em solo americano deve ser realizado nos casos em que os Estados Unidos realmente façam parte do plano de expansão internacional da empresa, pois a comprovação do uso da marca nesse país terá que ser realizada em um curto espaço de tempo.

Por outro lado, caso uma marca de terceiro tenha sido registrada indevidamente ou não esteja sendo utilizada em solo norte americano e esteja inviabilizando o registro de outro sinal distintivo “legítimo”, as modificações advindas pelo “Trademark Modernization Act” são capazes de sanar esse vício de forma mais eficaz e acelerada, refletindo em uma maior segurança para quem pretende ter sua marca registrada em solo norte americano.

[1] https://www.bicalho.com/internacionalizacao-de-empresas-para-os-eua/

 

Por Bernardo Tonial Berte – Advogado

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