Entenda os efeitos da limitação constitucional do prazo de patentes julgada pelo STF no dia 12.05.2021: 20 anos contados da data de depósito

Por Leão Propriedade Intelectual
17/05/2021

Na semana passada foi finalizado o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal – STF que durou quatro semanas e concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96.

O parágrafo único reconhecido como inconstitucional pelo STF definia que caso houvesse atraso no julgamento pelo INPI referente aos pedidos de patente de invenção e aos pedidos de patente de modelo de utilidade, seriam contados no mínimo 10 anos e 7 anos, respectivamente, de prazo da concessão.

Com a declaração de inconstitucionalidade, nenhuma patente poderá ter sua vigência contada da data da concessão, sendo que todas as decisões de concessão do INPI daqui por diante deverão observar o prazo estabelecido no caput do art. 40 da referida Lei.

No entanto, como há dúvidas sobre os casos existentes e áreas tecnológicas específicas em virtude da modulação de efeitos feita pelo STF, reproduzimos abaixo os principais pontos constantes no voto do Ministro Dias Toffoli que explica didaticamente os limites e abrangência da decisão histórica do Supremo Tribunal Federal Brasileiro (páginas 14 e 15 do voto do Ministro sobre a Modulação de Efeitos proposta em 12/05/2021 e acolhida pela maioria dos Ministros):

  1. a) Patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI quando houver ação judicial em curso (proposta até o dia 7 de abril de 2021) que tenha como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI:

SEM MODULAÇÃO (EFEITOS RETROATIVOS – EX TUNC) Independentemente do setor tecnológico, as patentes perdem o período adicional que decorreria do parágrafo único do art. 40 da LPI. Passam a ostentar período de vigência de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contatos do depósito (caput do art. 40).

  1. b) Patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI quando se tratar de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde:

SEM MODULAÇÃO (EFEITOS RETROATIVOS – EX TUNC) Aprox. 3.435 (11,21%) perdem o período adicional que decorreria do parágrafo único do art. 40 da LPI. Passam a ostentar período de vigência de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contatos do depósito (caput do art. 40). Ficam resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido.

  1. c) Todas as demais patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, que não incidam nos itens “a” ou “b”:

COM MODULAÇÃO (EFEITOS PROSPECTIVOS – EX NUNC) Aprox. 27.213 (88,79%) permanecem com o prazo estendido decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, em decorrência da modulação.

  1. d) Pedidos de patentes já depositados e ainda em tramitação no INPI:

EFEITO IMEDIATO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALI DADE (NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI) Independentemente do tempo de tramitação do processo, não mais poderão usufruir, no futuro, da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigerá pelos prazos previstos no caput do art. 40. O efeito ex nunc mencionado no item 14 “c” somente resguarda as extensões de prazos deferidas antes da declaração de inconstitucionalidade.

  1. e) Novos pedidos de patentes depositados após a declaração de inconstitucionalidade:

EFEITO IMEDIATO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALI DADE (NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI) Não mais poderão usufruir, no futuro, da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigerá pelos prazos previstos no caput do art. 40.

A Leão Propriedade Intelectual fica à disposição para solucionar eventuais dúvidas ou questionamentos sobre a recente decisão do STF, reafirmando tratar-se de decisão específica e um marco histórico do Supremo Tribunal Federal Brasileiro na retomada de julgamento de casos envolvendo direitos de propriedade intelectual, reafirmando a sua relevância econômica e social para o desenvolvimento sustentável nacional. E-mail: leao@leao.adv.br.

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