A perda do direito de prioridade e seus efeitos no processamento de um pedido de patente nacional

Por Luiz Alberto Rosenstengel
29/05/2024

Uma indagação recorrente é se o inventor ao perder o direito de requerer a prioridade por decurso de prazo, inda assim, poderá requerer patente em outros países com chances de obter a concessão. Em caso de resposta positiva, quais seriam os efeitos da perda de prioridade e quais os possíveis prejuízos no processamento de um pedido de patente no Brasil.

Por prioridade entende-se o direito do depositante de requerer um pedido de patente nacional dentro do prazo estabelecido em acordo internacional, não sendo o depósito prejudicado por fatos ocorridos nesse intervalo temporal[1].

O prazo de prioridade estabelecido no acordo internacional[2] é de um ano para patentes, quer sejam de invenção ou de modelo de utilidade, e de seis meses para registros de desenho industrial (design patents).

Preliminarmente, destaque-se que a Lei não prevê nenhuma penalidade ao descumprimento do prazo de prioridade, a não ser a perda do próprio direito de requerer a prioridade[3].

Por fatos ocorridos no prazo de prioridade pode se entender todos aqueles que comprometem o requisito de novidade, por exemplo, qualquer requerimento de patentes por terceiros, bem como toda e qualquer divulgação do objeto do pedido de patente, promovida pelo titular ou terceiros.

Destaque-se que a divulgação promovida direta ou indiretamente pelo inventor não comprometem a novidade do pedido de patente nacional, desde que dentro do período de graça[4].

Em caso de perda de prioridade o depositante não gozará do benefício da retroação da data de depósito do pedido nacional à data de depósito do pedido no país de origem (pedido prioritário). Em outras palavras, o pedido de patente nacional estará sujeito aqueles fatos ocorridos durante o prazo de prioridade. Então, a perda de prioridade impacta diretamente no exame do requisito de novidade.

Relembra-se a definição de novidade[5] que é tudo o que “não está compreendido no estado da técnica”. Por sua vez, “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou exterior.”[6]

A questão a ser analisada é se o pedido de patente prioritário pode ser usado pelo INPI como anterioridade impeditiva para indeferir o pedido de patente nacional por falta de novidade.

Conforme se depreende do artigo 11 da Lei, um pedido de patente depositado e ainda não publicado não integra o estado da técnica e, por consequência, não compromete o requisito da novidade.

Entretanto, para evitar a concessão de patentes iguais para depositantes diferentes a Lei estabelece o seguinte regramento[7]:

“Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.” (grifou-se)

A interpretação do dispositivo legal supra conduz a necessidade de atendimento simultâneo das seguintes condições:

  1. O pedido de patente depositado anteriormente e ainda não publicado somente pode ser empregado para a aferição do requisito de novidade;
  2. O pedido de patente depositado anteriormente e ainda não publicado somente será considerado estado da técnica se for publicado posteriormente;
  3. O pedido de patente depositado anteriormente e ainda não publicado somente será considerado estado da técnica se for requerido no Brasil.

Ora, no caso de um pedido de patente depositado no Brasil sem requerimento de prioridade, cuja matéria é objeto de um pedido de patente prioritário, o tópico (c) não está atendido. Então, o pedido de patente prioritário não integra o estado da técnica, não pode ser considerado anterioridade impeditiva e não compromete o requisito de novidade do pedido de patente nacional.

Em síntese, um pedido de patente que perdeu a prioridade pode ser objeto de um pedido de patente nacional, porém com o prejuízo de que fica exposto ao atendimento do requisito de novidade a partir da data de depósito nacional e não mais da data de prioridade.

Pelo exposto, no momento do depósito de um pedido de patente nacional que perdeu a prioridade, isto é, realizado após 12 meses da data de prioridade, as seguintes condições devem ser atendidas para que seja deferido no Brasil:

  • Quando o pedido de patente prioritário ainda não tenha sido publicado em nenhum escritório oficial de patentes antes da data de depósito ou sua publicação ainda não tenha completado 12 meses;
  • Quando o objeto do pedido de patente prioritário não tenha sido tornado acessível ao público pelo próprio titular há mais de um ano (decurso do período de graça) e
  • O objeto do pedido de patente prioritário não tenha sido tornado acessível ao público por terceiros.

A tabela abaixo auxilia na compreensão das condições acima.

 

  PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO PRIORITÁRIO PUBLICAÇÃO DO OBJETO DO PELO INVENTOR PUBLICAÇÃO DO OBJETO POR 3º
MENOS DE 12 MESES DO DEPÓSITO NACIONAL MAIS DE 12 MESES DO DEPÓSITO NACIONAL MENOS DE 12 MESES DO DEPÓSITO NACIONAL MAIS DE 12 MESES DO DEPÓSITO NACIONAL ANTES DO DEPÓSITO NACIONAL
DEPÓSITO DO PEDIDO NACIONAL VIÁVEL PERÍODO DE GRAÇA NÃO VIÁVEL NO ESTADO DA TÉCNICA VIÁVEL PERÍODO DE GRAÇA NÃO VIÁVEL NO ESTADO DA TÉCNICA NÃO VIÁVEL

NO ESTADO DA TÉCNICA

 

por Luiz Alberto Rosenstengel – Sócio, Engenheiro Mecânico.

 

[1] Lei da Propriedade Industrial – Lei 9279 de 14/05/1996 (LPI), artigo 16

[2] Convenção da União de Paris, artigo 4º

[3] LPI, artigo 16 parágrafo 7º

[4] LPI, artigo 12

[5] LPI, artigo 11

[6] LPI, artigo 11 parágrafo 1º

[7] LPI, artigo 11 parágrafo 2º

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