Nontraditional trademarks registration in Brazil

By Daniela Lopes Ferreira e Kamille Trindade Machado
15/06/2022

The traditional forms of trademark registration in the INPI (Brazil’s Trademark Office) are nominative, figurative or mixed registrations when presenting a sign with distinctive aspect and when are visually perceptible. It must also be taken into account that the distinctive sign must not be included in the prohibitions provided by Law, as merely descriptive, generic signs, using official symbols, etc. It so happens that, within this wide range of “visually perceptible distinctive signs”, there are other ways to protect intellectual assets that go beyond the barriers imposed by the three traditional forms of registering a trademark. Thus, in order to broaden the protection and enhancement of intellectual assets, non-traditional brands appear, with the possibility of registration in the INPI of three-dimensional brands and, more recently, of position trademarks.

Faced with the new forms of brand protection, it is necessary to clarify some issues before discussing the great importance of protecting and exploiting non-traditional trademarks that a company already owns or that, perhaps, it will create to generate economic competitiveness in a certain segment.

Three-dimensional and position trademarks are distinctive signs used for communication between the company and the consumer, aiming to attract the consumer through distinctive forms that immediately refer to the product the company sells. Non-traditional trademarks, when seeking registration with the INPI, seek protection to obtain exclusivity of an unusual sign which the consumer is able to immediately identify in the products sold.

A three-dimensional trademark is one that consists of the shape of the product or its wrapping provided that it does not constitute a necessary, common or ordinary shape of the product or packaging, or even one that cannot be dissociated in the technical effect. (Article 124, XXI, LPI). In other words, the plastic form must not be intrinsically functional to the product, nor be devoid of distinctiveness, whether inherent to the form or acquired through prolonged use, under penalty of obtaining an undue monopoly on a sign in common use.

We bring examples of three-dimensional marks granted by the INPI, and currently in force, considering the fact that it would probably not be necessary to mention the owner of the mark, since the three-dimensional forms are already capable of referring almost immediately to the origin of the product, having in view of the consolidated use in the market of the unusual and distinctive casing:

[2]  [3] [4]

[5] [6] [7]

 

On the other hand, the concept of position brand related to a fixed and permanent position of a sign or symbol or to the brand itself in the product provided that this position is unusual enough to generate distinctiveness.

Position marks became the object of protection before the INPI on January 2022, with the publication of Ordinance No. 8, which determines, in its Article 84, items I and II, that “the distinctive set capable of identifying products or services and distinguishing them from others that are identical, similar or similar, provided that (i) it is formed by the application of a sign in a unique and specific position on a given support; and (ii) the application of the sign in said support position can be dissociated from a technical or functional effect.”

Thus, again, comes the idea of dissociation of the distinctive sign (lines, lines, shapes) with its functionality or technical effect, since the sign registered as a position mark must be the one capable of identifying the origin of the product or service through massive and exclusive use of a given sign affixed to a peculiar and specific position of the product.

Some of the best-known examples of the incidence of the position mark are, the position of the mark on the coffee maker, the position of the lines in the pockets of Levi’s pants and stripes on sneakers:

[9] [10] [11]

 

In short, the possibility of registering non-traditional trademarks - three-dimensional and position - is a very important modernization step taken by the National Institute of Industrial Property, motivated by the need of entrepreneurs to have protection of their creations, seeking competitive advantage in the active markets. Innovation in the presentation of products presents an important tool to promote business growth and development, seeking to protect a signal that may be able to identify the origin of the product in addition to traditional forms of origin recognition. Non-traditional brands, and their consequent registration, are examples of innovation in the field of marketing as a branding strategy aimed at brand creation and dissemination. marketing como estratégia de branding voltada a criação e divulgação da marca.

The holder of a registration for a non-traditional trademark has more security to apply his right of exclusivity of his creations against misuse by infringing third parties. Furthermore, consumers will also benefit from the modification in the registration system as the recognition of the protection of non-traditional trademarks avoids the risk of confusion and undue association of similar products in the same market.

 

[1] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro, Forense, 1946. 2 v. em 3. (in portuguese)

[2] TM nº 200037056 - THE COCA-COLA COMPANY

[3] TM nº 820924989 - KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

[4] TM nº 824564472 - MCCAIN FOODS LIMITED

[5] TM nº 901416835 - UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

[6] TM nº 820160288 - BIC AMAZÔNIA S/A

[7] TM nº 827254369 - DARWIN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING

[8] CESÁRIO, Kone. As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. (in portuguese)

[9] Imagem retirada do Manual de Marcas do INPI http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o Acesso em 09/06/2022.

[10]  Position Mark - nº 6 900 898

[11] Position - nº 6 900 898

 

By Daniela Lopes Ferreira (Auxiliar of the Department of Trademarks, Copyrights and Contracts of Leão Intellectual Property, graduated in Law from the Federal University of Rio Grande do Sul - UFRGS. Email: daniela.ferreira@leao.adv.br) and Kamille Trindade Machado (Lawyer and Head of the Department of Trademarks, Copyrights and Contracts of Leão Intellectual Property, Master in Intellectual Property and Technology Transfer for Innovation by PROFNIT/IFRS, Postgraduate in Business Law from The Getúlio Vargas Foundation - FGV. – Lawyer and Head of the Department of Trademarks, Copyrights and Contracts of Leão Intellectual Property, Master in Intellectual Property and Technology Transfer for Innovation by PROFNIT/IFRS, Postgraduate in Business Law from The Getúlio Vargas Foundation - FGV. Email: Kamille.machado@leao.adv.br)

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