Trademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislationTrademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislation

By Isabela Magnanti
18/04/2022

Trademarks consist of distinctive signs attributed to products or services provided and are intended to identify an object, distinguishing it from others on the market . Therefore, it is important that, at the time of registration, it is observed how its protection will be given because, in the future, if the Holder needs to prove the use of his trademark, he will be obliged to use it according to the registration and, if he does not, it may incur its expiry.

In Brazil, the non-use cancellation procedure is provided for in Arts. 142 to 146 of the Industrial Property Law (nº 9.279/96) and can be expressed by any party that has a legitimate interest in a registered trademark that is not in use.

The non-use cancellation of a trademark can occur for different reasons, either because it has not started to be used in the market in the way it was registered or because its use has been interrupted. In addition, what can also determine the non-use cancellation of a trademark is the fact that the company's segment is different from that registered with the trademark and included in the registration certificate issued by the National Institute of Industrial Property.[2]

In parallel with the procedural process of the request for non-use cancellation in Brazil, it is important to understand how the request for non-use cancellation is carried out in China, which has similarities and some differences when compared to the Brazilian system.

Firstly, it is worth noting that in the Chinese system, as in the Brazilian system, the interest in presenting the non-use cancellation is a legitimate third party. Once the application has been submitted, the trademark owner has 60 (sixty) days to manifest, and he has the burden of proof, that is, to prove the use of the trademark according to the registration . [3]

On the other hand, one of the differences between the two systems is the deadline for requesting the non-use cancellation of a trademark. Under Chinese law, a third party may request the non-use cancellation of a trademark after three years from its grant. Furthermore, it is possible for a trademark to find two non-use cancellation requirements running at the same time, by the same party, or by different parties, and each of them must be answered separately. This factor can be considered a hindrance to the trademark holder in China, since, on several occasions, he has to deal with numerous non-use cancellation notifications and may make an error, erroneously responding to only one or a few notifications.[4]

As previously mentioned, a third party can only request the non-use cancellation of a trademark in Brazil after 05 (five) years from the date of its registration. Contrary to what is stipulated in Chinese legislation, if proof of use of the trademark in a previous non-use cancellation process, required within a period of five years, is verified, the new non-use cancellation request for the same period will not be known. [5]

Regarding the means to prove the effective use of the brand, the two systems converge in most of their points. According to Chinese legislation, as in Brazil, some parameters must be adopted, for example, the trademark name must be used identically to its registration certificate. In addition, the products and/or services that the trademark covers in its registration must correspond with the objects sold or services offered. Another parallel between the two systems is that the products must be marketed within the country where the trademark is registered, but industrialization for export purposes is also sufficient to avoid non-use cancellation.[6] Outro paralelo entre os dois sistemas, é que os produtos devem ser comercializados dentro do país onde a marca é registrada, mas a industrialização para fins de exportação também é suficiente para afastar a caducidade. [7]

Finally, it is concluded that the non-use cancellation procedure is extremely relevant, since it prevents competitors in bad faith from abusing the right of a trademark, which is already consolidated, and guarantees the owner of these trademarks to maintain the integrity of their trademark. registered. Below, there is a table to elucidate the main differences between the procedure in question, according to the Chinese and Brazilian Legislation.

 

 

By Isabela Magnanti – Attorney at Law. Email: trademarks1@leao.adv.br

 

[1] BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual, Segunda Edição. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010.  P. 621

[2] Comentários à Lei de Propriedade Industrial / IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. – 3ª edição revista e atualizada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2013. P. 355.

[3] FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bca65cda476f40/How_to_Use_Non-Use_Cancellation_in_China. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

[4] FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bca65cda476f40/How_to_Use_Non-Use_Cancellation_in_China. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

[5] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 8353, 15 maio 1996.

[6] Comentários à Lei de Propriedade Industrial / IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. – 3ª edição revista e atualizada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2013. P. 355.

[7] FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bca65cda476f40/How_to_Use_Non-Use_Cancellation_in_China. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

 

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