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O usuário anterior de boa-fé no sistema de patentes

Por Kamille Trindade Machado
22/10/2024

A figura do usuário anterior de boa-fé é uma salvaguarda importante no sistema de propriedade intelectual, aplicável tanto em marcas quanto em patentes, protegendo aqueles que, de boa-fé, já utilizavam uma marca ou invenção antes de um pedido de registro feito por algum terceiro no INPI. Afinal, o inventor pode preferir manter sua criação em sigilo, o que não impede que um terceiro busque essa proteção.

No contexto do direito de patentes, o usuário anterior de boa-fé é aquele que, antes da data de depósito ou da prioridade do pedido de patente, já utilizava a invenção ou havia feito preparativos sérios e efetivos para utilizá-la. A legislação brasileira, por meio da Lei da Propriedade Industrial, é clara em relação aos direitos do usuário anterior de boa fé. O artigo 45 da referida lei estabelece que “a pessoa que, de boa-fé, antes da data de depósito ou da prioridade reivindicada, explorava economicamente no País o objeto da patente, terá assegurado, sem ônus, o direito de continuar a exploração”.

Internacionalmente, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) também reconhece a importância dessa figura, permitindo que os países membros implementem medidas de proteção ao usuário anterior de boa-fé, conforme suas necessidades e realidades locais, promovendo uma harmonização flexível das normas de PI.

Esse direito não poderá ser cedido, ou seja, é pessoal e intransferível, além de não ser aplicável no caso do conhecimento do invento se dar por uma das formas de divulgação do Art. 12[1], conforme o disposto nos § 1º e 2º do art. 45:

  • 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.
  • 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

Um dos desafios do usuário anterior de boa-fé, seria a prova da boa-fé, já que esta é subjetiva, ou seja, se traduz na falta da existência da consciência do ilícito, e não do fato do ilícito em si mesmo[2]. Esse desafio pode ser mitigado por meio de documentação adequada e evidências claras de uso ou preparação da tecnologia.

A proteção ao usuário anterior de boa-fé desempenha um papel fundamental no sistema de patentes, evitando que pessoas que já utilizavam uma invenção de maneira legítima sejam prejudicadas pela concessão de uma patente posterior. Sem essa proteção, poderia haver desincentivo no sistema de patentes, uma vez que indivíduos e empresas poderiam ser obrigados a cessar suas atividades ou pagar royalties por uma tecnologia que eles próprios criaram e que, seja por inércia, desconhecimento, mal assessoramento ou até mesmo pela opção de manter seu invento em sigilo, não utilizaram do seu direito de proteção anteriormente. Assim, o usuário anterior de boa-fé promove um ambiente mais justo e equilibrado no sistema de propriedade intelectual e para a inovação como um todo.

 

por Kamille Trindade Machado – Sócia da Leão, Advogada e Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia.

 

Referências Bibliográficas

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.

Barbosa, Denis Borges. O Inventor e o Titular da Patente de Invenção. 2002. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/o-inventor-e-o-titular-da-patente-de-inveno-2002.pdf

Brasil. Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.

Carvalho, Nuno Pires de. “The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information”. Kluwer Law International, 2008.

Correa, Carlos M. “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement”. Oxford University Press, 2007.

Gervais, Daniel J. “The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis”. Sweet & Maxwell, 2003.

[1] Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I – pelo inventor; II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

[2] Denis Borges Barbosa (2002). O Inventor e o Titular da Patente de Invenção.

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