PROTECTION OF LESS INVENTIVE TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS

By Luiz Alberto Rosenstengel
11/07/2022

The correct time to apply for a patent to protect an invention is not always easy to determine. The ideal solution is to delay the filing of the patent application as much as possible, in order to achieve full development, but this is not always possible. In some situations, the applicant, whether individual or legal, are subjected to the risk of seeing his creation exposed before the due protection has been required. A first example is when the invention needs to be tested, technically or commercially, becoming it public. Another example is the necessity to hire professionals or specialized companies to cooperate in the development of the invention. These situations can lead to a premature patent application, which risk is the lack of sufficient technical detail, options or constructive options that may arise during the field research or market demands.

The addition of new technical characteristics in a patent application already filed in the INPI is prohibited by the Industrial Property Law (LPI) .[1].

On the other hand, a second patent for the protection of improvements is not always possible, especially when adjustments, additions or alterations have been made that do not justify an inventive effort. In this case, the improvement can be considered an obvious or common consequence for the person skilled in the art in relation to the previous patent, thus does not result in an inventive or act step, respectively . Of course, these requirements, fundamental to the granting of a patent, have a strong subjective nature, centralizing the discussions on the patentability of industrial creations.

The LPI presents the following protection possibilities on the improvements introduced in the objects of previous patent applications:

  1. Internal priority[3];
  2. Priority based on withdrawn or abandoned patent application[4] and
  3. Addition certificate of invention[5].

According to the LPI, the conditions for applying an internal priority based on a previous patent application are:

  1. Applicable in invention or utility model applications
  2. Just for previous application originally filed in Brazil (without priority claim);
  3. Previous patent application not yet published;
  4. Ensures the right of priority to the subsequent patent application on the same matter filed in Brazil by the same applicant;
  5. Due time of 1 (one) year for the patent application of the subsequent patent application based on internal priority;
  6. Priority is admitted only for the matter revealed in the previous application, not extending to the new matter introduced;
  7. The previous patent application pending will be considered definitively dismissed.

The conditions for applying a new patent application based on a previous patent application withdrawn or abandoned are:

  1. Applicable in invention or utility model applications
  2. Just for previous application originally filed in Brazil (without priority claim);
  3. O pedido de patente anterior não pode ter sido publicado ou servido de prioridade para outro pedido no Brasil;
  4. Ensures the right of priority to the subsequent patent application on the same matter filed in Brazil by the same applicant;
  5. Prazo de 16 meses para o requerimento do pedido de patente posterior contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga;
  6. Priority is admitted only for the matter revealed in the previous application, not extending to the new matter introduced;
  7. The previous patent application pending will be considered definitively dismissed.

The conditions for applying a new patent application based on a previous patent application withdrawn or abandoned are:

  1. Applicable only in invention patent applications;
  2. May be devoid of inventive step, since provided that the matter is included in the same inventive concept;
  3. It will be rejected if its object does not present the same inventive concept of the previous patent application;
  4. Within the appeal period, the transformation of the addition certificate application into a patent application may be requested, benefiting from the filing date of the addition certificate application;
  5. The addition certificate of invention is an accessory to the initial patent, has the same final date of validity of the patent and accompanies it for all legal purposes, including being denied if the initial application is also denied.

The table below aims to compare the three possibilities for protecting improvements.

Characteristics Internal

priority

Priority of

withdrawn application

Addition Certificate of invention
APPLICABLE NATURE Invention and utility model patent Invention and utility model patent Only invention patent
APPLICATION DEADLINE Until 12 months from the filing of the previous patent application Until 16 months from the filing of the previous patent application At any time of validity of the previous process
START OF VALIDITY Filing date of the new application Filing date of the new application Filing date of the new application
PERIOD OF VALIDITY From the filing date From the filing date From the filing date of the previous patent application
TECHNICAL EXAMINATION Regardless of previous application Regardless of previous application It depends on previous application
PROTECTION OF THE PREVIOUS APPLICATION MATTER Dismissed Dismissed Kept in force

 

As seen in the table above, in any of the situations there are always benefits and disadvantages, which must be carefully evaluated according to the specific case.

This article tries to emphasize the importance and conditions for applying patents in order to protect improvements with reduced inventive effort that do not meet the requirements of an inventive or act step, indispensable for the granting an invention patent or a utility model patent, respectively.

 

By Luiz Alberto Rosenstengel, Patent Attorney and Leão PI partner

 

[1] Brazilian Intellectual Property Law - LPI (9279/1996) - Article 32

[2] LPI - Articles 13 and 14

[3] LPI - Article 17

[4] LPI - Article 29

[5] LPI - Articles 76 and 77

15/04/2024

Patentes na área de tecnologias verdes

Devido à rápida industrialização e consequente uso exacerbado de combustíveis fósseis, os maiores responsáveis pelo aquecimento global, estima-se que a temperatura média global tem aumentado mais que 0,2 °C por década, intensificando e acelerando a mudança climática[1]. O Acordo de Paris, aprovado em mais de 195 países, objetiva a diminuição da emissão dos gases estufa […]

Read
20/03/2024

Requirements for obtaining a patent

Uma patente é um documento técnico com fins jurídicos. Técnico porque deve descrever uma criação industrial e jurídico porque define um direito de excluir terceiros não autorizados de reproduzir a invenção[1]. Preliminarmente, deve ser esclarecido que no território nacional as patentes podem ser de duas naturezas: de invenção[2] e de modelo de utilidade[3]. Importante destacar […]

Read
12/03/2024

The exchange of public and private in the patent system

Um dos elementos centrais que sustentam e impulsionam o sistema de patentes é a recompensa dada aos inventores para que explorem, de forma temporária, as suas criações no mercado com exclusividade, possibilitando que obtenham retornos financeiros e ganhos competitivos. Outro, tão importante quanto, é a divulgação pública das invenções, que promove o desenvolvimento científico e […]

Read
19/02/2024

The patent system as a competitive differentiator

Seja em qual área tecnológica for, o sistema de patentes desenvolve ao menos um duplo papel de relevância para as estratégias empresariais: de um lado fornece informações valiosas sobre o estado da técnica disponível (seja para uso livre pela expiração do prazo ou ausência de proteção em determinado território, seja para licenciamento colaborativo); de outro […]

Read
22/01/2024

Nobel Prize in Medicine 2023 – The use of patents to protect basic and applied research

Investigações científicas conduzidas para ampliar o conhecimento e compreensão dos conceitos fundamentais em um determinado campo de estudo são o cerne da pesquisa básica, sendo essenciais para o avanço do conhecimento científico. A seguir vem, inapelavelmente, a aplicação desses novos conhecimentos para a geração de bens econômicos. Porém, enquanto se persiste na busca por um […]

Read
14/09/2023

Fast Track procedures as a tool to expedite the patent examination in Brazil

O processo de exame do pedido de patente é fundamental para garantir a proteção de inovação e avanços tecnológicos, porém muitas vezes acaba sendo mais demorado do que o esperado. Neste cenário, o INPI vem se esforçando para agilizar o exame através de diversas iniciativas, incluindo modalidades de trâmite prioritário, podendo estas serem requeridas tanto […]

Read
11/09/2023

The impacts of trademark registration by the sales representative/distributor

Não raramente recebemos contatos de clientes reportando que iniciaram um projeto de expansão da sua marca para um determinado país por intermédio de um representante comercial ou distribuidor, justamente para não ter um custo tão elevado desde o início da operação. O registro de marca fica pelo representante comercial, que verbalmente concorda em transferir a […]

Read
24/07/2023

Series “Knowing Intellectual Property Contracts”. - Episode 03 - Contractual Freedom in Industrial Property

A liberdade contratual é um tema que permeia todas as relações jurídicas, não sendo diferente com a propriedade industrial. A liberdade contratual tem, por conceito, ser a capacidade de as partes envolvidas em um contrato ou, também, em um conflito, de definir condições do acordo de forma livre e voluntária, desde que estas não violem […]

Read
13/03/2023

ChatGPT and DALL-E phenomena: whose Intellectual Property is related to Artificial Intelligence?

Cesar Leite e Pedro Bocchese escreveram texto interessantíssimo sobre “Inteligência Artificial ao alcance de todos”[1], abordando as diversas conexões dos seres humanos com a IA e destacando a recente popularização do ChatGPT como “a primeira conexão efetiva e funcional da grande maioria das pessoas com IA”. Pois bem, nessa linha, importante destacar que para a […]

Read
06/03/2023

Series "Knowing Intellectual Property Contracts" - Episode 02: Contracts between Digital Influencers and brands from an Intellectual Property perspective

Com a modernização da publicidade e as novas estratégias de comunicação, bem como o desenvolvimento contínuo dos meios de divulgação e de novas tecnologias, vem se tornando cada vez mais comum a publicidade de um produto ou serviço por meio de um influenciador digital através da figura do influencer, termo em inglês para designar aquele […]

Read
12/01/2023

Updates about non-use cancellation action procedures provided by the BPTO Technical Note No. 03.2022

Foi publicada pelo INPI, em 28 de dezembro de 2022, a Nota Técnica nº 03 de 2022, que atualiza os procedimentos no processo de caducidade. Caducidade é, em síntese, a declaração de extinção do registro de uma marca em caso de seu uso não ter sido iniciado após 5 (cinco) anos da data de sua […]

Read
20/12/2022

Molecular Biology and Intellectual Property: planning the protection of your invention

Tem-se acompanhado os avanços da biologia molecular e os benefícios resultantes nas áreas de medicina, agronomia e biotecnologia. No âmbito das patentes não é diferente, sendo os avanços na área concomitantes a pedidos de patente e, muitas vezes, disputas acirradas e complexas de direitos de proteção. Se por um lado o término do tempo de […]

Read
28/11/2022

Series “Knowing Intellectual Property contracts” - Episode 01: Knowing some important clauses in Intellectual Property contracts

Quando falamos em contrato de propriedade intelectual não apenas nos limitamos à licença de uso de marca ou exploração de patente, ou o bom e velho contrato de confidencialidade. Apesar de estes serem dois tipos muito conhecidos de contratos envolvendo direitos de propriedade intelectual, a gama existente é muito maior e deve ser conhecida e […]

Read
27/10/2022

The importance of Intellectual Property in the relationship between fashion and the metaverse

A realidade virtual não é novidade, mas, para muitos, pode parecer uma ideia distante e até mesmo difícil de ser compreendida. Esse nicho de mercado vem ganhando força ao longo dos anos com a evolução da internet e da tecnologia e, com um cenário pós-pandemia e a discussão sobre o metaverso, vemos que a realidade […]

Read
30/09/2022

Christian Louboutin and the (non) exclusivity of the red sole: an analysis of comparative law

Christian Louboutin[1] fabrica e comercializa produtos do mercado de vestuário, mundialmente reconhecido pelo solado vermelho de seus sapatos. Os desafios que a empresa de Louboutin encontrou e vem encontrando para registrar o solado vermelho como marca de posição, principalmente em razão da legislação e hermenêutica de cada país acerca dos requisitos de registrabilidade das marcas, […]

Read
06/09/2022

The Judiciary specialized in intellectual property: the experience of a decade in the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul

No sistema de common law existe um velho adágio: fatos ruins podem levar a decisões ruins. Muitas vezes, o olhar deturpado sobre um determinado acontecimento da vida deduzido num processo judicial, pode conduzir o juiz a proferir decisões diferentes da vontade imposta pela lei, ou ainda, em alguns casos, distantes da tecnicidade exigida, a gerar, […]

Read
29/06/2022

The Enforcement of Intellectual Property Rights under International Commercial Agreements and the Alternative Dispute Resolution Systems

INTRODUÇÃO Os direitos de propriedade intelectual são um dos ativos mais relevantes das empresas atuais, com amplo espectro de tipos de proteção, como marcas, patentes, direitos autorais e desenhos industriais. O primeiro caso no qual o léxico de “propriedade intelectual” foi utilizado pela população em geral foi nos Estados Unidos. Tratava-se de uma disputa entre […]

Read
15/06/2022

Nontraditional trademarks registration in Brazil

As formas tradicionais de proteção de marcas perante o INPI são os registros nominativos, figurativos ou mistos que apresentem sinal com caráter distintivo e que sejam visualmente perceptíveis, devendo ainda atentar para que não estejam compreendidos nas proibições previstas em Lei, como sinais meramente descritivos, genéricos, utilizando símbolos oficiais, etc. Ocorre que, dentro desta ampla […]

Read
23/05/2022

Trademark Modernization Act and its impact on trademarks in the United States

A consolidação de uma marca brasileira em território nacional muitas vezes abre novos horizontes e possibilita a sua expansão para o mercado internacional. E fato é que, dentre os principais países escolhidos para internacionalizar suas marcas, os Estados Unidos da América despontam como um dos favoritos pelos empresários brasileiros, seja por ser considerado um país […]

Read
10/05/2022

EXPEDITING THE INPI IN THE TECHNICAL EXAMINATION FOR GRANTING PATENTS

O Brasil é signatário dos principais acordos internacionais na área de patentes, dentre eles a Convenção da União de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT). No Brasil o órgão responsável pela política e execução das atividades de concessão de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, atualmente vinculado ao […]

Read
18/04/2022

Trademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislationTrademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislation

As marcas consistem em sinais distintivos atribuídos a produtos ou serviços prestados e têm como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos demais presentes no mercado.[1] Sendo assim, é importante que, no momento de seu registro, observe-se de que forma se dará sua proteção pois, futuramente, se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, […]

Read
07/03/2022

Plant Variety Protection as a requirement for plant breeder’s profit

Hoje o Brasil é referência no agronegócio mundial, isso graças à um processo de sofisticação que possibilitou um salto de qualidade e quantidade na produção nacional. Os investimentos em infraestrutura, o incentivo através de políticas públicas e a mecanização da produção foram os primeiros estágios desse desenvolvimento, mas o que realmente transformou o país foi […]

Read
17/02/2022

Metaverse and trademark registration for use in the virtual environment: "Should I register my trademark 'in' Metaverse"?

O sistema jurídico de propriedade intelectual vem sendo constantemente desafiado na última década por tecnologias disruptivas que inserem os titulares de direitos de propriedade intelectual e a sociedade como um todo em um novo ambiente de relações pessoais, profissionais e comerciais[1]. A criação do Metaverso representa um desses desafios importantes e que demanda posicionamento cada […]

Read
28/10/2021

Secondary meaning and the distinctive character acquired by a trademark originally considered generic

A criação intelectual é natural ao ser humano, de modo que a propriedade intelectual encontra-se indissoluvelmente presente em nosso cotidiano. Ao abordar sobre a importância das marcas, dispõe Petit que “as consequências de um mundo sem marcas não seriam só os produtos que se confundiriam em um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. Nós perderíamos […]

Read
01/10/2021

Academic Work of Leão IP’s partner is quoted in historical judgement of patents In Brazil, ruled by the Supreme Court

Neste mês de setembro foi publicado o extenso acórdão do STF que julgou, por 9 votos a 2, inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial 9279/96 (LPI), entendendo que o prazo máximo de vigência de uma patente de invenção (PI) é de 20 anos contados da data do depósito e […]

Read
15/09/2021

The Submission of the Dispute between Apple and Gradiente Regarding the Trademark “iPhone” to Mediation Proceedings

A disputa pelo registro da marca “iPhone” entre as empresas Gradiente[1] e Apple se estende há quase dez anos e parece não ter prazo para findar em definitivo. Em 02/01/2008, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia responsável pela análise e concessão de patentes e registros de desenhos industriais e marcas no Brasil, […]

Read
07/07/2021

THE PRIORITY PROCEDURE OF THE STARTUPS PATENT APPLICATION

Em uma sociedade em constante transformação, que exige soluções céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia,  o modelo ágil de negócio das startups se destaca em razão da sua capacidade de apresentar respostas rápidas e inovadoras ao mercado. Se por um lado o potencial inovador das startups é um diferencial […]

Read
21/06/2021

Protection of product packaging through trade dress

Produtos e serviços são lançados o tempo todo e, em um universo cada vez mais competitivo, em que há um bombardeio de informações, ofertas e novas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através das embalagens, que muitas vezes […]

Read
07/06/2021

Product design as a competitive tool

Quando falamos em competitividade, especialmente no novo normal, a palavra da vez é INOVAÇÃO. As empresas, pessoas e organizações cada vez mais são desafiadas a se reinventarem para gerar soluções e produtos que se diferenciem daqueles dos concorrentes. O Manual de Oslo[1] define que se pode realizar quatro tipos distintos de inovações em uma organização: […]

Read
17/05/2021

Understand the effects of the constitutional limitation of the patent term judged by the Supreme Court on May 12, 2021: 20 years from the filing date

Na semana passada foi finalizado o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal – STF que durou quatro semanas e concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96. O parágrafo único reconhecido como inconstitucional pelo STF definia que caso houvesse atraso no julgamento pelo INPI referente aos pedidos […]

Read
03/05/2021

THE INDISPENSABLE CORRECT DESCRIPTION OF A PATENT

Uma patente é um acordo tácito entre o inventor e a sociedade. O primeiro divulga a sua invenção beneficiando toda a sociedade com novos ensinamentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o retorno do investimento e do esforço praticado durante […]

Read
22/04/2021

INTELLECTUAL PROPERTY AS ALLIES TO STRATEGIC CREATIVITY

Hoje, no mercado empresarial, não existe opção senão ser competitivo. Considerando os múltiplos players que se estabelecem nos mais variados segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preço. É inegável também que, a menos que estejamos falando de mercados altamente comoditizados, a melhor opção é sempre desenvolver produtos com maior […]

Read
09/04/2021

Brazilian PTO (INPI) New Guidelines for Computer Implemented Inventions – CII: similarities and differences with the EPO CII Guidelines for Examination

The challenging computer implemented technologies are not only impacting the ICT sector, but also crossing different technological fields from mobility/mechatronics sector to healthcare and biotech sectors (involving or not Artificial Intelligence, which is also comprehended by the CII guidelines).

Read
24/09/2020

Brexit e as marcas comunitárias (EUIPO): impactos do fim do período de transição

O período de transição estipulado após a saída do Reino Unido da União Europeia encerrará em 31 de dezembro de 2020. Então, o que acontecerá com as marcas que foram registradas/depositadas perante o EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e, consequentemente, estendiam sua proteção para o Reino Unido? Para as marcas já registradas […]

Read
18/09/2020

Novidades importantes em marcas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou duas importantes disposições acerca dos processos de registros de marcas: a possibilidade de co-titularidade e a prorrogação da possibilidade de divisão dos processos para julho de 2021. . CO-TITULARIDADE DE MARCAS: a partir de agora, será possível registrar marcas em nome de mais de um titular, […]

Read
27/05/2020

OMPI lança o Wipo Proof

Informamos que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, acabou de lançar um novo serviço de registro internacional dedicado à realização de prova válida (no Brasil e exterior) denominada WIPO PROOF. Trata-se de um documento oficial emitido por essa entidade, contendo data/autoria/conteúdo e que serve como prova válida para direito autoral, segredo de negócio, […]

Read
12/02/2020

INPI apresenta celeridade nos registros de software

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) busca cada vez mais desenvolver iniciativas e soluções voltadas à desburocratização e ao tempo de concessão de direitos de propriedade intelectual no Brasil. Com relação às proteções dos programas de computador, desde a implantação da plataforma online para requerimentos desse tipo de registro, se constata uma redução significativa […]

Read
18/12/2019

Projeto Piloto ‘Patent Prosecution Highway’ do INPI

Informamos aos nossos clientes que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lançou em 1º de dezembro de 2019, um novo projeto para aceleração de patentes provenientes do exterior. Este acordo bilateral unificado já assinado entre o Brasil e Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Equador, Europa, Paraguai, Peru, Reino Unido e Uruguai […]

Read
22/11/2019

Avanço no julgamento de marcas pelo INPI

Desde 2017, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI vem se reestruturando para reduzir o backlog do julgamento nas áreas de patentes, marcas e desenhos industriais. O combate ao backlog seguiu no ano de 2018 e, em 2019, os reflexos da reestruturação e dos investimentos se tornaram evidentes. No setor de marcas, um pedido […]

Read