Christian Louboutin and the (non) exclusivity of the red sole: an analysis of comparative law

By Milton Lucídio Leão Barcellos and Romulo H. Schnitzer Vale

Christian Louboutin[1] manufactures and sells products from the clothing market, worldwide recognized by the red sole of his shoes. The challenges that Lorboutin’s company has encountered and has been encountering to register the red sole as a trademark of position, mainly due to the legislation and hermeneutics of each country regarding the requirements of registration of trademarks, is the focus of this text, drawing a parallel between Brazil, the European Union, the United States and Japan.

In Brazil, the trademark was filed on 13/03/2009[2], but so far it has not had the merit analysis of its request, considering that the Industrial Property Law (IPL) does not have any prediction about non-traditional trademarks, as well as the fact that the PTO does not have a clear position about the analysis and registration of this type of trademark yet. However, on September 13, 2021, the BPTO’S ordinance no. 37[3], was published, authorizing the registration, as a trademark of position, " the distinctive set capable of identifying products or services and distinguishing them from other identical, similar or related, as long as: it is formed by the application of a sign in a singular and specific position of a particular support; and the application of the sign in that position of the support which must be dissociated from a technical or functional effect."[4]

In this sense, this trademark of position is pending merit analysis about its registrability, and the new Ordinance of the BPTO should already be applied.

Parallel to this, considering that the trademarks have territorial protection, and that each country has a different legislation, there are countries in which the protection and exclusivity of this sign applied in the specific position have already been granted to Lorboutin.

In Europe, the European Union Court of Justice has decided to grant the exclusivity of the application of the consistent sign on a specific pantone red sole to Christian Louboutin, understanding that it is valid as a trademark (Process C-163/16).[5].

Understanding the case, Christian Louboutin holds the trademark registration in Benelux (Belgium, Netherlands and Luxembourg) granted in 2010, defined as "red color (Pantone 18-1663TP) applied to the sole of a shoe [...] (the contour of the shoe is not part of the brand, but is intended to show the positioning of the brand)"[6]. In 2012, the Dutch company Van Haren launched a line of high-heeled shoes with the red sole, which led to the initiation of proceedings for alleged trademark infringement in the Hague District Court, which in turn provoked the European Union Court of Justice, for not being sure whether the Christian Louboutin’s trademark incurred in any hypothesis of non-registrability, much because of the gap in legislation on non-traditional trademarks and the interpretation of existing provisions[7].

Thus, the European Union Court of Justice granted reason to Christian Louboutin, defending the registrability of the position sign consisting of a brand, and therefore understanding that the van Haren company had in fact infringed the trademark.

In the United States, Louboutin, who holds the red sole position mark, filed a lawsuit against Yves Saint Laurent in 2011, due to a collection launched by the company, which included a monochrome high-heeled shoe in red color, reproducing the color of Louboutin's soles. The author submitted an application for an injunction to suspend the marketing of that shoe, on the grounds of alleged infringement of its trademark committed by Yves Saint Laurent, which was rejected. The district judge’s reasoning for rejecting the request for an injunction was that "a single color could never serve as a trademark in the fashion industry,"[8], which led the plaintiff's appeal to the United States Court of Appeals against the decision.

The Court, for its part, did not agree with the District Judge's conclusion that a single color could never serve as a trademark in the fashion industry, for colliding with the Supreme Court's decision in Qualitex Co. X Jacobson Products Co, further concluding in its ruling that Louboutin's trademark, which consists of a red sole laced in a high-fashion women's shoe, has acquired secondary meaning, i.e. the red sole came to be considered a distinctive symbol by which Louboutin is identified, integrating the brand.

Under Section 37 of the Lanham Act, 15 U.S.C. 1119, the Court limited the exclusivity of the applicant's mark to uses in which the red sole contrasted with the color of the rest of the shoe. As Louboutin sought to prohibit YSL from marketing a red sole as part of a monochrome red shoe, the Court partly upheld the District Judge's understanding insofar as it refused to prohibit the use of red lacquered soles in all situations, thus granting exclusivity only with regard to the contrast between the color of the shoes and the red sole color.

In this sense, the trademark’s registration and the exclusivity of the red sole applied in a specific position in footwear were maintained, however, conditioned by the existence of contrast between the color of the shoe and the color of the sole. Therefore, considering that the footwear produced by Yves Saint Laurent was monochrome, that is, red in its entirety, the understanding of infringement of Louboutin's trademark did not fall.[9].

Thus, the description of the trademark became "red color(s) is(are) claimed as a characteristic of the trademark. The mark consists of a red sole on the footwear that contrasts with the color of the adjacent remaining part of the shoe (known as the 'top'). Dotted lines are not part of the brand but are only intended to show the placement of the mark."[10].

In Japan, Louboutin experienced a similar conflict, having filed a lawsuit against Japanese company Eizo Collection Co., Ltd., owner of the trademark EIZO, which sold shoes with red rubber soles, alleging that there was a violation of the intellectual property rights and unfair competition.

However, the Tokyo District Court did not give reason to Louboutin. This is because, unlike the above-listed countries, the attempt to register the position trademark of the red sole left unsuccessfully in Japan. The Examiner of the Japanese Trademark Office refused the mark based on Article 3(1)(iii) of the Japanese Trademark Law, understanding that the red color is commonly used in shoes to improve aesthetic appearance and a attract consumers of high-heeled shoes. In addition, he stated that red soles are sold in Japan even before the arrival of Louboutin in the country, and therefore substantiated the decision in lack of distinctiveness.[11].

Louboutin appealed from that decision, which was upheld by the Japanese Board of Appeal. The Tokyo District Court granted reason to the EIZO trademark in the aforementioned judicial process, with arguments similar to those of the Japanese Trademark Office, arguing that there is no possibility of costumer confusion, considering the high degree of attention of Louboutin’s trademark’s costumers, in addition to the difference between the materials used in soles (rubber and leather), the printing of the name of the brands on the sole of each shoe, as well as the lack of distinctiveness to plead the exclusivity of a product that has been sold for many years in the country.

It is concluded that the future analysis of the Brazilian PTO will be based on the new regulations of position marks, in which there is an opening in the sense that both the inherent distinctiveness and the acquired distinctiveness give room for the possibility of obtaining registration, but as long as this is restricted to the sign set (specific pantone) + position (high-heeled shoes that contrast with the leather) which bring distinctiveness and, in the absence of this, it is impossible to have exclusivity under penalty of undue and unwanted invasion of free competition.


by Prof. Dr. Milton Lucídio Leão Barcellos (Attorney-at-Law, PhD and MSc in Law, Partner at Leão Propriedade Intelectual) e Rômulo H. Schnitzer Vale (Attorney-at-Law of the International Department of Trademarks and Copyrights at Leão Intellectual Property).


[1] Available at:

[2] Processo nº 901514225, Classe NCL (9) 25. Em exame de mérito.

[3] Portaria disponível em: Acesso em 19.07.2022.

[4] Art. 1º, inciso I e II da Portaria acima elencada.

[5] Decisão disponível em: Acesso em 19.07.2022

[6] Idem.

[7] Diretiva da União Europeia no qual o Tribunal de Haia embasou seu posicionamento disponível em: Posterior à decisão, foi atualizada pela Diretiva 2015/2436, disponível em: Acesso em 19.07.2022.

[8] Decisão disponível em: Acesso em 20.07.2022.

[9] Idem.

[10] Carta do USPTO para as partes contendo a determinação da Corte disponível em:

[11] See Acesso em 20.07.2022


The importance of the descriptive sufficiency for the patents

Os documentos de patente desempenham um papel fundamental na preservação e divulgação de novas tecnologias, tanto em âmbito nacional, quanto internacional. Ao depositar uma patente, o inventor assegura temporariamente seu direito sobre a comercialização de uma determinada invenção em troca da divulgação de suas descobertas. Para obter o direito de patente sobre sua invenção, o […]


Patents in the field of green technologies

Devido à rápida industrialização e consequente uso exacerbado de combustíveis fósseis, os maiores responsáveis pelo aquecimento global, estima-se que a temperatura média global tem aumentado mais que 0,2 °C por década, intensificando e acelerando a mudança climática[1]. O Acordo de Paris, aprovado em mais de 195 países, objetiva a diminuição da emissão dos gases estufa […]


Requirements for obtaining a patent

Uma patente é um documento técnico com fins jurídicos. Técnico porque deve descrever uma criação industrial e jurídico porque define um direito de excluir terceiros não autorizados de reproduzir a invenção[1]. Preliminarmente, deve ser esclarecido que no território nacional as patentes podem ser de duas naturezas: de invenção[2] e de modelo de utilidade[3]. Importante destacar […]


The exchange of public and private in the patent system

Um dos elementos centrais que sustentam e impulsionam o sistema de patentes é a recompensa dada aos inventores para que explorem, de forma temporária, as suas criações no mercado com exclusividade, possibilitando que obtenham retornos financeiros e ganhos competitivos. Outro, tão importante quanto, é a divulgação pública das invenções, que promove o desenvolvimento científico e […]


The patent system as a competitive differentiator

Seja em qual área tecnológica for, o sistema de patentes desenvolve ao menos um duplo papel de relevância para as estratégias empresariais: de um lado fornece informações valiosas sobre o estado da técnica disponível (seja para uso livre pela expiração do prazo ou ausência de proteção em determinado território, seja para licenciamento colaborativo); de outro […]


Nobel Prize in Medicine 2023 – The use of patents to protect basic and applied research

Investigações científicas conduzidas para ampliar o conhecimento e compreensão dos conceitos fundamentais em um determinado campo de estudo são o cerne da pesquisa básica, sendo essenciais para o avanço do conhecimento científico. A seguir vem, inapelavelmente, a aplicação desses novos conhecimentos para a geração de bens econômicos. Porém, enquanto se persiste na busca por um […]


Fast Track procedures as a tool to expedite the patent examination in Brazil

O processo de exame do pedido de patente é fundamental para garantir a proteção de inovação e avanços tecnológicos, porém muitas vezes acaba sendo mais demorado do que o esperado. Neste cenário, o INPI vem se esforçando para agilizar o exame através de diversas iniciativas, incluindo modalidades de trâmite prioritário, podendo estas serem requeridas tanto […]


The impacts of trademark registration by the sales representative/distributor

Não raramente recebemos contatos de clientes reportando que iniciaram um projeto de expansão da sua marca para um determinado país por intermédio de um representante comercial ou distribuidor, justamente para não ter um custo tão elevado desde o início da operação. O registro de marca fica pelo representante comercial, que verbalmente concorda em transferir a […]


Series “Knowing Intellectual Property Contracts”. - Episode 03 - Contractual Freedom in Industrial Property

A liberdade contratual é um tema que permeia todas as relações jurídicas, não sendo diferente com a propriedade industrial. A liberdade contratual tem, por conceito, ser a capacidade de as partes envolvidas em um contrato ou, também, em um conflito, de definir condições do acordo de forma livre e voluntária, desde que estas não violem […]


ChatGPT and DALL-E phenomena: whose Intellectual Property is related to Artificial Intelligence?

Cesar Leite e Pedro Bocchese escreveram texto interessantíssimo sobre “Inteligência Artificial ao alcance de todos”[1], abordando as diversas conexões dos seres humanos com a IA e destacando a recente popularização do ChatGPT como “a primeira conexão efetiva e funcional da grande maioria das pessoas com IA”. Pois bem, nessa linha, importante destacar que para a […]


Series "Knowing Intellectual Property Contracts" - Episode 02: Contracts between Digital Influencers and brands from an Intellectual Property perspective

Com a modernização da publicidade e as novas estratégias de comunicação, bem como o desenvolvimento contínuo dos meios de divulgação e de novas tecnologias, vem se tornando cada vez mais comum a publicidade de um produto ou serviço por meio de um influenciador digital através da figura do influencer, termo em inglês para designar aquele […]


Updates about non-use cancellation action procedures provided by the BPTO Technical Note No. 03.2022

Foi publicada pelo INPI, em 28 de dezembro de 2022, a Nota Técnica nº 03 de 2022, que atualiza os procedimentos no processo de caducidade. Caducidade é, em síntese, a declaração de extinção do registro de uma marca em caso de seu uso não ter sido iniciado após 5 (cinco) anos da data de sua […]


Molecular Biology and Intellectual Property: planning the protection of your invention

Tem-se acompanhado os avanços da biologia molecular e os benefícios resultantes nas áreas de medicina, agronomia e biotecnologia. No âmbito das patentes não é diferente, sendo os avanços na área concomitantes a pedidos de patente e, muitas vezes, disputas acirradas e complexas de direitos de proteção. Se por um lado o término do tempo de […]


Series “Knowing Intellectual Property contracts” - Episode 01: Knowing some important clauses in Intellectual Property contracts

Quando falamos em contrato de propriedade intelectual não apenas nos limitamos à licença de uso de marca ou exploração de patente, ou o bom e velho contrato de confidencialidade. Apesar de estes serem dois tipos muito conhecidos de contratos envolvendo direitos de propriedade intelectual, a gama existente é muito maior e deve ser conhecida e […]


The importance of Intellectual Property in the relationship between fashion and the metaverse

A realidade virtual não é novidade, mas, para muitos, pode parecer uma ideia distante e até mesmo difícil de ser compreendida. Esse nicho de mercado vem ganhando força ao longo dos anos com a evolução da internet e da tecnologia e, com um cenário pós-pandemia e a discussão sobre o metaverso, vemos que a realidade […]


The Judiciary specialized in intellectual property: the experience of a decade in the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul

No sistema de common law existe um velho adágio: fatos ruins podem levar a decisões ruins. Muitas vezes, o olhar deturpado sobre um determinado acontecimento da vida deduzido num processo judicial, pode conduzir o juiz a proferir decisões diferentes da vontade imposta pela lei, ou ainda, em alguns casos, distantes da tecnicidade exigida, a gerar, […]



O momento correto de requerer uma patente para proteção de uma invenção nem sempre é fácil de ser determinado. A solução ideal é postergar ao máximo o depósito do pedido de patente, a fim de alcançar o pleno desenvolvimento, mas nem sempre isso é possível. Em algumas situações o titular, quer seja pessoa natural ou […]


The Enforcement of Intellectual Property Rights under International Commercial Agreements and the Alternative Dispute Resolution Systems

INTRODUÇÃO Os direitos de propriedade intelectual são um dos ativos mais relevantes das empresas atuais, com amplo espectro de tipos de proteção, como marcas, patentes, direitos autorais e desenhos industriais. O primeiro caso no qual o léxico de “propriedade intelectual” foi utilizado pela população em geral foi nos Estados Unidos. Tratava-se de uma disputa entre […]


Nontraditional trademarks registration in Brazil

As formas tradicionais de proteção de marcas perante o INPI são os registros nominativos, figurativos ou mistos que apresentem sinal com caráter distintivo e que sejam visualmente perceptíveis, devendo ainda atentar para que não estejam compreendidos nas proibições previstas em Lei, como sinais meramente descritivos, genéricos, utilizando símbolos oficiais, etc. Ocorre que, dentro desta ampla […]


Trademark Modernization Act and its impact on trademarks in the United States

A consolidação de uma marca brasileira em território nacional muitas vezes abre novos horizontes e possibilita a sua expansão para o mercado internacional. E fato é que, dentre os principais países escolhidos para internacionalizar suas marcas, os Estados Unidos da América despontam como um dos favoritos pelos empresários brasileiros, seja por ser considerado um país […]



O Brasil é signatário dos principais acordos internacionais na área de patentes, dentre eles a Convenção da União de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT). No Brasil o órgão responsável pela política e execução das atividades de concessão de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, atualmente vinculado ao […]


Trademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislationTrademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislation

As marcas consistem em sinais distintivos atribuídos a produtos ou serviços prestados e têm como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos demais presentes no mercado.[1] Sendo assim, é importante que, no momento de seu registro, observe-se de que forma se dará sua proteção pois, futuramente, se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, […]


Plant Variety Protection as a requirement for plant breeder’s profit

Hoje o Brasil é referência no agronegócio mundial, isso graças à um processo de sofisticação que possibilitou um salto de qualidade e quantidade na produção nacional. Os investimentos em infraestrutura, o incentivo através de políticas públicas e a mecanização da produção foram os primeiros estágios desse desenvolvimento, mas o que realmente transformou o país foi […]


Metaverse and trademark registration for use in the virtual environment: "Should I register my trademark 'in' Metaverse"?

O sistema jurídico de propriedade intelectual vem sendo constantemente desafiado na última década por tecnologias disruptivas que inserem os titulares de direitos de propriedade intelectual e a sociedade como um todo em um novo ambiente de relações pessoais, profissionais e comerciais[1]. A criação do Metaverso representa um desses desafios importantes e que demanda posicionamento cada […]


Secondary meaning and the distinctive character acquired by a trademark originally considered generic

A criação intelectual é natural ao ser humano, de modo que a propriedade intelectual encontra-se indissoluvelmente presente em nosso cotidiano. Ao abordar sobre a importância das marcas, dispõe Petit que “as consequências de um mundo sem marcas não seriam só os produtos que se confundiriam em um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. Nós perderíamos […]


Academic Work of Leão IP’s partner is quoted in historical judgement of patents In Brazil, ruled by the Supreme Court

Neste mês de setembro foi publicado o extenso acórdão do STF que julgou, por 9 votos a 2, inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial 9279/96 (LPI), entendendo que o prazo máximo de vigência de uma patente de invenção (PI) é de 20 anos contados da data do depósito e […]


The Submission of the Dispute between Apple and Gradiente Regarding the Trademark “iPhone” to Mediation Proceedings

A disputa pelo registro da marca “iPhone” entre as empresas Gradiente[1] e Apple se estende há quase dez anos e parece não ter prazo para findar em definitivo. Em 02/01/2008, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia responsável pela análise e concessão de patentes e registros de desenhos industriais e marcas no Brasil, […]



Em uma sociedade em constante transformação, que exige soluções céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia,  o modelo ágil de negócio das startups se destaca em razão da sua capacidade de apresentar respostas rápidas e inovadoras ao mercado. Se por um lado o potencial inovador das startups é um diferencial […]


Protection of product packaging through trade dress

Produtos e serviços são lançados o tempo todo e, em um universo cada vez mais competitivo, em que há um bombardeio de informações, ofertas e novas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através das embalagens, que muitas vezes […]


Product design as a competitive tool

Quando falamos em competitividade, especialmente no novo normal, a palavra da vez é INOVAÇÃO. As empresas, pessoas e organizações cada vez mais são desafiadas a se reinventarem para gerar soluções e produtos que se diferenciem daqueles dos concorrentes. O Manual de Oslo[1] define que se pode realizar quatro tipos distintos de inovações em uma organização: […]


Understand the effects of the constitutional limitation of the patent term judged by the Supreme Court on May 12, 2021: 20 years from the filing date

Na semana passada foi finalizado o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal – STF que durou quatro semanas e concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96. O parágrafo único reconhecido como inconstitucional pelo STF definia que caso houvesse atraso no julgamento pelo INPI referente aos pedidos […]



Uma patente é um acordo tácito entre o inventor e a sociedade. O primeiro divulga a sua invenção beneficiando toda a sociedade com novos ensinamentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o retorno do investimento e do esforço praticado durante […]



Hoje, no mercado empresarial, não existe opção senão ser competitivo. Considerando os múltiplos players que se estabelecem nos mais variados segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preço. É inegável também que, a menos que estejamos falando de mercados altamente comoditizados, a melhor opção é sempre desenvolver produtos com maior […]


Brazilian PTO (INPI) New Guidelines for Computer Implemented Inventions – CII: similarities and differences with the EPO CII Guidelines for Examination

The challenging computer implemented technologies are not only impacting the ICT sector, but also crossing different technological fields from mobility/mechatronics sector to healthcare and biotech sectors (involving or not Artificial Intelligence, which is also comprehended by the CII guidelines).


Brexit e as marcas comunitárias (EUIPO): impactos do fim do período de transição

O período de transição estipulado após a saída do Reino Unido da União Europeia encerrará em 31 de dezembro de 2020. Então, o que acontecerá com as marcas que foram registradas/depositadas perante o EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e, consequentemente, estendiam sua proteção para o Reino Unido? Para as marcas já registradas […]


Novidades importantes em marcas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou duas importantes disposições acerca dos processos de registros de marcas: a possibilidade de co-titularidade e a prorrogação da possibilidade de divisão dos processos para julho de 2021. . CO-TITULARIDADE DE MARCAS: a partir de agora, será possível registrar marcas em nome de mais de um titular, […]


OMPI lança o Wipo Proof

Informamos que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, acabou de lançar um novo serviço de registro internacional dedicado à realização de prova válida (no Brasil e exterior) denominada WIPO PROOF. Trata-se de um documento oficial emitido por essa entidade, contendo data/autoria/conteúdo e que serve como prova válida para direito autoral, segredo de negócio, […]


INPI apresenta celeridade nos registros de software

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) busca cada vez mais desenvolver iniciativas e soluções voltadas à desburocratização e ao tempo de concessão de direitos de propriedade intelectual no Brasil. Com relação às proteções dos programas de computador, desde a implantação da plataforma online para requerimentos desse tipo de registro, se constata uma redução significativa […]


Projeto Piloto ‘Patent Prosecution Highway’ do INPI

Informamos aos nossos clientes que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lançou em 1º de dezembro de 2019, um novo projeto para aceleração de patentes provenientes do exterior. Este acordo bilateral unificado já assinado entre o Brasil e Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Equador, Europa, Paraguai, Peru, Reino Unido e Uruguai […]


Avanço no julgamento de marcas pelo INPI

Desde 2017, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI vem se reestruturando para reduzir o backlog do julgamento nas áreas de patentes, marcas e desenhos industriais. O combate ao backlog seguiu no ano de 2018 e, em 2019, os reflexos da reestruturação e dos investimentos se tornaram evidentes. No setor de marcas, um pedido […]