The Judiciary specialized in intellectual property: the experience of a decade in the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul

By Fabiano de Bem da Rocha

In the common law system, there is an old adage: bad facts can lead to bad decisions. Often, the misrepresented look at a particular life event deduced in a lawsuit can lead the judge to make decisions different from the will imposed by the law, or even, in some cases, far from the technicality required, to generate, in both situations, the feeling of an almost injustice or, at least, of the lack of it. Not for any other reason and because since erstwhile, the Romans left us the principles of mihi factum, dabo tibi ius ("give me the fact and I will give you the right") and iura novit curia ("the judge knows the law"), the Judiciary, in the figure of the State-Judge has the duty to give the facts the legal consequence provided in our system.

Well. Since a long time ago and always allied to the restlessness that arises from the harmful delay in the progress of judicial proceedings in the country, one of the complaints of modern society – and increasingly – has been the need for concretion of legal decisions regarding being technical-qualitative. Weak decisions that, as a rule, ruin when in the courts, as the result of the lack of academic and hermeneutic of the judge in the field of sub judice matter, end up generating legal uncertainty, repudiated by society. The defiance is natural: the technical quality and the improvement of decisions can be healed by the specialized judge (judex est peritus peritorum "the judge is the expert of the experts"), to the detriment of the judge "Hercules" or the judge as "occasional legislator" ? The doctrine has already warned that if a particular judicial body receives more processes than it can judge, it begins with the countless ills that tarnish and discredit justice, afflicting society as a whole, either by indefinite prolongation or by massification, all to the detriment of thorough, detailed and case-by-case examination, which judges must proceed in reason of their duties. Therefore, some people will say that the specialization of the judges in the judgment of certain matters is a direct cause for reliability and higher security in decisions, given the expansion of intimacy and proximity to a particular specific law and its application to facts as usually occurs.

In particular and with what this small work cares, the experience of the specialized judiciary to prosecute and judge cases related to intellectual property law (inventions, trademarks, industrial designs, geographical indications, unfair competition, copyright, traditional knowledge, etc.), has shown to be beneficial, not only for the owners of rights of this nature, but to society as a whole. As known, effective protection of intellectual property rights acts as a stimulant of innovation and reflects on benefits of competitiveness for the country. It is enough to see that the constitutional matrix consecrates the social interest and technological and economic development of the nation when it designed among many other fundamental guarantees, the right of exclusivity in the use of works, temporary privilege in the exploitation of industrial inventions, and the protection of property of trademarks, names of companies and other distinctive signs. Naturally and beside that, there is an effective judicial protection of intellectual property rights, the nature of which, moreover, requests a peculiar treatment in relation to celerity and effectiveness.

Very well. As the history tells us, since the time of the Empire, specialized judgments and judgments were foretold: take the example of the judge of the achievements of the Crown and Treasury, the only ones responsible for prosecuting and judging the demands in which the State was a plaintiff or defendant; also the Courts of Relation, with division of criminal and civil matters, etc. Approaching to the current days, the highest court of federal law in the country, the Superior Court of Justice, was the one who first saw the need to assign a more careful analysis to lawsuits and cases involving intellectual property rights, when in 1992, it enacted a regimental amendment, including in the jurisdiction of its Second Section, composed by the Third and Fourth Classes, the processing and judgment of the cases related to "industrial property, even when they involve nullity of registration" (RISTJ, art. 9, § 2, VI). This court was followed by many others in the same tune: the Federal Regional Courts of the 1st, 2nd, 3rd and 4th Regions, with classes specialized in intellectual or industrial property; the Judiciary of Rio de Janeiro, with courts specialized in business law in the capital, encompassing the trial of intellectual property cases; in the Judiciary of São Paulo, with specialized classes in intellectual property cases in the capital and two Specialized Chambers of Business Law in the Court; and, finally, as this paper interests, the Judiciary of Rio Grande do Sul, which, through Resolution 02/2012 of its Special Body (DJe of 02/24/2012), promoted a change in its internal norm to include within the framework of the Third Civil Group, composed by the Fifth and Sixth Civil Chambers, the absolute competence to process and judge the cases related to the "Industrial Property Right and Intellectual Property Law."

To what was possible to observe in this decade of specialization and specifically in the experienced before the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul, there was a significant increase in the stability, integrity and coherence of the decisions uttered by the Chambers Specialized in Intellectual/Industrial Property, with natural and consequent legal certainty, which was one of the aims of the procedural legislator of 2006, pursuant to article 926 of Brazilian Procedural Civil Code, which was only possible because of the familiarity and proximity between the judges and the subject, by allowing the analysis and utterance of decisions compromised with higher quality and speediness. The advantages of specialization in the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul are clearly visible in these more than 10 (ten) years, like the qualitative criterion and the huge reduction of the duration of a case until the trial by that court , there is a relevant differential for law operators related to the indexer of jurisprudence: when before it was necessary to research cases with the use of the most varied sources of consultation, specialization has made that precedents and previous judgments in this Court of Cases involving "Intellectual/Industrial Property Right" are easily found, since 2012.

Forcibly, for those who defends the figure of the expert judge, to recognize as advantages the qualification of decisions, the reduction of the duration of the case, the existence of a standardized judicial service, a judge active in the knowledge of the law (subject) and, as already said, greater legal certainty that, unlike the general judge, focuses his knowledge in a more diluted way, by accommodating scientific knowledge and distancing itself from social reality. It seems natural to conclude that, at the current levels of the 4.0 model of society, marked, to a large extent, by the very high technological development and a complex multifaceted and asymmetric chain of digital relationships that reverberate and fall into people's lives and daily lives, the need for the action of a more modern judiciary, closely linked to the wonderful new world, moving away from the model formerly designed for a general judge. In terms of intellectual property, complex and highly specialized matter, the need for Courts and judges with specialized knowledge bleeds more and more, allowing to transmit clear and express norms (decisions) on cases, eliminating the uncertainty, dubiety and lack of clarity that usually end up being part of judicial proceedings of this nature. In addition to the natural decrease in duration, the specialized judge contributes, as well as contributed to the example of the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul, as in many others, to the efficiency and effectiveness of the judicial provision, including the qualitative criterion of its content, with a better delivery and an even better path of justice for the whole society.


By Fabiano de Bem da Rocha, Attorney-at-Law. Partner at Leão Intellectual Property.

1 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

2 POSNER, Richard A. How judges think. Cambridge: Harvard University Press, 2008.


Understanding the Grace Period in the Brazilian Patent System

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O momento correto de requerer uma patente para proteção de uma invenção nem sempre é fácil de ser determinado. A solução ideal é postergar ao máximo o depósito do pedido de patente, a fim de alcançar o pleno desenvolvimento, mas nem sempre isso é possível. Em algumas situações o titular, quer seja pessoa natural ou […]


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Nontraditional trademarks registration in Brazil

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Trademark Modernization Act and its impact on trademarks in the United States

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O Brasil é signatário dos principais acordos internacionais na área de patentes, dentre eles a Convenção da União de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT). No Brasil o órgão responsável pela política e execução das atividades de concessão de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, atualmente vinculado ao […]


Trademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislationTrademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislation

As marcas consistem em sinais distintivos atribuídos a produtos ou serviços prestados e têm como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos demais presentes no mercado.[1] Sendo assim, é importante que, no momento de seu registro, observe-se de que forma se dará sua proteção pois, futuramente, se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, […]


Plant Variety Protection as a requirement for plant breeder’s profit

Hoje o Brasil é referência no agronegócio mundial, isso graças à um processo de sofisticação que possibilitou um salto de qualidade e quantidade na produção nacional. Os investimentos em infraestrutura, o incentivo através de políticas públicas e a mecanização da produção foram os primeiros estágios desse desenvolvimento, mas o que realmente transformou o país foi […]


Metaverse and trademark registration for use in the virtual environment: "Should I register my trademark 'in' Metaverse"?

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Secondary meaning and the distinctive character acquired by a trademark originally considered generic

A criação intelectual é natural ao ser humano, de modo que a propriedade intelectual encontra-se indissoluvelmente presente em nosso cotidiano. Ao abordar sobre a importância das marcas, dispõe Petit que “as consequências de um mundo sem marcas não seriam só os produtos que se confundiriam em um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. Nós perderíamos […]


Academic Work of Leão IP’s partner is quoted in historical judgement of patents In Brazil, ruled by the Supreme Court

Neste mês de setembro foi publicado o extenso acórdão do STF que julgou, por 9 votos a 2, inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial 9279/96 (LPI), entendendo que o prazo máximo de vigência de uma patente de invenção (PI) é de 20 anos contados da data do depósito e […]


The Submission of the Dispute between Apple and Gradiente Regarding the Trademark “iPhone” to Mediation Proceedings

A disputa pelo registro da marca “iPhone” entre as empresas Gradiente[1] e Apple se estende há quase dez anos e parece não ter prazo para findar em definitivo. Em 02/01/2008, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia responsável pela análise e concessão de patentes e registros de desenhos industriais e marcas no Brasil, […]



Em uma sociedade em constante transformação, que exige soluções céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia,  o modelo ágil de negócio das startups se destaca em razão da sua capacidade de apresentar respostas rápidas e inovadoras ao mercado. Se por um lado o potencial inovador das startups é um diferencial […]


Protection of product packaging through trade dress

Produtos e serviços são lançados o tempo todo e, em um universo cada vez mais competitivo, em que há um bombardeio de informações, ofertas e novas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através das embalagens, que muitas vezes […]


Product design as a competitive tool

Quando falamos em competitividade, especialmente no novo normal, a palavra da vez é INOVAÇÃO. As empresas, pessoas e organizações cada vez mais são desafiadas a se reinventarem para gerar soluções e produtos que se diferenciem daqueles dos concorrentes. O Manual de Oslo[1] define que se pode realizar quatro tipos distintos de inovações em uma organização: […]


Understand the effects of the constitutional limitation of the patent term judged by the Supreme Court on May 12, 2021: 20 years from the filing date

Na semana passada foi finalizado o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal – STF que durou quatro semanas e concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96. O parágrafo único reconhecido como inconstitucional pelo STF definia que caso houvesse atraso no julgamento pelo INPI referente aos pedidos […]



Uma patente é um acordo tácito entre o inventor e a sociedade. O primeiro divulga a sua invenção beneficiando toda a sociedade com novos ensinamentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o retorno do investimento e do esforço praticado durante […]



Hoje, no mercado empresarial, não existe opção senão ser competitivo. Considerando os múltiplos players que se estabelecem nos mais variados segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preço. É inegável também que, a menos que estejamos falando de mercados altamente comoditizados, a melhor opção é sempre desenvolver produtos com maior […]


Brazilian PTO (INPI) New Guidelines for Computer Implemented Inventions – CII: similarities and differences with the EPO CII Guidelines for Examination

The challenging computer implemented technologies are not only impacting the ICT sector, but also crossing different technological fields from mobility/mechatronics sector to healthcare and biotech sectors (involving or not Artificial Intelligence, which is also comprehended by the CII guidelines).


Brexit e as marcas comunitárias (EUIPO): impactos do fim do período de transição

O período de transição estipulado após a saída do Reino Unido da União Europeia encerrará em 31 de dezembro de 2020. Então, o que acontecerá com as marcas que foram registradas/depositadas perante o EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e, consequentemente, estendiam sua proteção para o Reino Unido? Para as marcas já registradas […]


Novidades importantes em marcas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou duas importantes disposições acerca dos processos de registros de marcas: a possibilidade de co-titularidade e a prorrogação da possibilidade de divisão dos processos para julho de 2021. . CO-TITULARIDADE DE MARCAS: a partir de agora, será possível registrar marcas em nome de mais de um titular, […]


OMPI lança o Wipo Proof

Informamos que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, acabou de lançar um novo serviço de registro internacional dedicado à realização de prova válida (no Brasil e exterior) denominada WIPO PROOF. Trata-se de um documento oficial emitido por essa entidade, contendo data/autoria/conteúdo e que serve como prova válida para direito autoral, segredo de negócio, […]


INPI apresenta celeridade nos registros de software

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) busca cada vez mais desenvolver iniciativas e soluções voltadas à desburocratização e ao tempo de concessão de direitos de propriedade intelectual no Brasil. Com relação às proteções dos programas de computador, desde a implantação da plataforma online para requerimentos desse tipo de registro, se constata uma redução significativa […]


Projeto Piloto ‘Patent Prosecution Highway’ do INPI

Informamos aos nossos clientes que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lançou em 1º de dezembro de 2019, um novo projeto para aceleração de patentes provenientes do exterior. Este acordo bilateral unificado já assinado entre o Brasil e Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Equador, Europa, Paraguai, Peru, Reino Unido e Uruguai […]


Avanço no julgamento de marcas pelo INPI

Desde 2017, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI vem se reestruturando para reduzir o backlog do julgamento nas áreas de patentes, marcas e desenhos industriais. O combate ao backlog seguiu no ano de 2018 e, em 2019, os reflexos da reestruturação e dos investimentos se tornaram evidentes. No setor de marcas, um pedido […]