Series “Knowing Intellectual Property contracts”. Edition 01: Knowing some important clauses in Intellectual Property contracts.

By Daniela Lopes Ferreira
28/11/2022

When we talk about an intellectual property contract, we are not just limited to the license to use a brand or patent exploitation, or the good old confidentiality contract. Although these are two well-known types of contracts involving intellectual property rights, the existing range is much greater and must be known and applied by all those concerned with protecting and enhancing their intellectual assets.

Among the important contractual types to know and apply are the assignment or license agreements for the use/exploitation of trademarks, patents and industrial designs, know-how transfer agreements, technical assistance agreements, franchise agreements, rights assignment agreements copyright, non-competition agreement, among many others. Due to the variety of contractual types and also the complexity of some clauses that can sometimes make a deal unfeasible or make it unfavorable, there is a need to explain important aspects of Intellectual Property contracts.

Initially, what is sought is to highlight some clauses involving intellectual property in different contracts, considering what is of interest to the businessman and entrepreneur, developing, in the next editions, specific themes about the types of technology transfer contracts.

Bearing in mind that the development and creation sector has been one of the most valued in the job market today, imagine that in a contract signed between a company and a team of scientists specialized in the development and application of technologies, the team is hired by company to develop a technology capable of solving problems in a given production situation, resulting in a patent. The company can agree with the development team that the ownership of the protection and, therefore, the economic rights arising from the patent - freedom of licensing, economic exploitation and antitrust - are its own, but that the indication of the creation remains reserved for the inventors. This is a very important clause of intellectual property that guarantees the patent ownership of the one who is the contractor of the technology development service, safeguarding the right of ownership and the possibility of obtaining economic benefit from the creation.

In general, in contracts involving an employment relationship between the company and its employee, for the provision of R&D (Research and Development) services, the correct indication of such activities in the employment contract is essential to ensure the rights of the company. In general, the Industrial Property Law (Law n. 9,279, of May 14, 1996) and the Software Law (Law n. 9,609, of February 19, 1998), for example, provide that intellectual property belongs exclusively to the employer in cases of software development during the term of the employment relationship, but in other cases where the law does not determine the ownership of the creation, it is imperative to contractually stipulate the ownership of the resulting patrimonial rights, specifying the type of creation for which the employee/collaborator was specifically hired.

Another point of attention when in commercial negotiations is to have the guarantee of secrecy of information and business techniques, that is, secrecy of intellectual assets and know -how. Therefore, it is common for an NDA (Non Disclosure Agreement ), or better known as a confidentiality agreement, in order to protect information - usually business secrets - that may possibly come to the attention of the other party involved, but which must not be disclosed. This form of agreement can come through a specific and separate contract, or it can be presented through a clause attached to the main contract. For it to be valid, the confidentiality clause must state what is understood by confidential information and what are the processes and information that must be kept confidential, making clear the foreseen sanction in case of non-compliance with the agreement.

Another example of an important clause involving intellectual property is the forecast of exclusivity in exploitation in a technology transfer contract, since it increases the valuation of the business, allowing exclusivity in licensing for exploitation of a certain patent or use of a certain brand. In these cases, it is also worth mentioning the need for registration with the INPI to guarantee the enforceability of the contract to third parties and the possibility of sending royalties abroad, in a contract signed with a foreign party. The value assigned as royalties depends on their exclusivity contracts, the degree of technological development, the quality of the technology being negotiated, the effectiveness of technology protection, market dynamics and expected profitability.

These are some common clauses to be found in day-to-day business contracts that deserve to be highlighted for their enormous importance in the protection of intellectual assets. The importance of a well-written clause and a signalagmatic contract is immeasurable for the entrepreneur, who must always be concerned with the obligations and duties assumed through an agreement.

 

By Daniela Lopes Ferreira (Lawyer at the Trademark, Copyright and Contracts Department at Leão Intellectual Property. Graduated in Law from the Federal University of Rio Grande do Sul – UFRGS. E-mail: daniela.ferreira@leao.adv.br)

12/01/2023

Updates about non-use cancellation action procedures provided by the BPTO Technical Note No. 03.2022

Foi publicada pelo INPI, em 28 de dezembro de 2022, a Nota Técnica nº 03 de 2022, que atualiza os procedimentos no processo de caducidade. Caducidade é, em síntese, a declaração de extinção do registro de uma marca em caso de seu uso não ter sido iniciado após 5 (cinco) anos da data de sua […]

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20/12/2022

Molecular Biology and Intellectual Property: planning the protection of your invention

Tem-se acompanhado os avanços da biologia molecular e os benefícios resultantes nas áreas de medicina, agronomia e biotecnologia. No âmbito das patentes não é diferente, sendo os avanços na área concomitantes a pedidos de patente e, muitas vezes, disputas acirradas e complexas de direitos de proteção. Se por um lado o término do tempo de […]

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27/10/2022

The importance of Intellectual Property in the relationship between fashion and the metaverse

A realidade virtual não é novidade, mas, para muitos, pode parecer uma ideia distante e até mesmo difícil de ser compreendida. Esse nicho de mercado vem ganhando força ao longo dos anos com a evolução da internet e da tecnologia e, com um cenário pós-pandemia e a discussão sobre o metaverso, vemos que a realidade […]

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30/09/2022

Christian Louboutin and the (non) exclusivity of the red sole: an analysis of comparative law

Christian Louboutin[1] fabrica e comercializa produtos do mercado de vestuário, mundialmente reconhecido pelo solado vermelho de seus sapatos. Os desafios que a empresa de Louboutin encontrou e vem encontrando para registrar o solado vermelho como marca de posição, principalmente em razão da legislação e hermenêutica de cada país acerca dos requisitos de registrabilidade das marcas, […]

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06/09/2022

The Judiciary specialized in intellectual property: the experience of a decade in the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul

No sistema de common law existe um velho adágio: fatos ruins podem levar a decisões ruins. Muitas vezes, o olhar deturpado sobre um determinado acontecimento da vida deduzido num processo judicial, pode conduzir o juiz a proferir decisões diferentes da vontade imposta pela lei, ou ainda, em alguns casos, distantes da tecnicidade exigida, a gerar, […]

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11/07/2022

PROTECTION OF LESS INVENTIVE TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS

O momento correto de requerer uma patente para proteção de uma invenção nem sempre é fácil de ser determinado. A solução ideal é postergar ao máximo o depósito do pedido de patente, a fim de alcançar o pleno desenvolvimento, mas nem sempre isso é possível. Em algumas situações o titular, quer seja pessoa natural ou […]

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29/06/2022

The Enforcement of Intellectual Property Rights under International Commercial Agreements and the Alternative Dispute Resolution Systems

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15/06/2022

Nontraditional trademarks registration in Brazil

As formas tradicionais de proteção de marcas perante o INPI são os registros nominativos, figurativos ou mistos que apresentem sinal com caráter distintivo e que sejam visualmente perceptíveis, devendo ainda atentar para que não estejam compreendidos nas proibições previstas em Lei, como sinais meramente descritivos, genéricos, utilizando símbolos oficiais, etc. Ocorre que, dentro desta ampla […]

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23/05/2022

Trademark Modernization Act and its impact on trademarks in the United States

A consolidação de uma marca brasileira em território nacional muitas vezes abre novos horizontes e possibilita a sua expansão para o mercado internacional. E fato é que, dentre os principais países escolhidos para internacionalizar suas marcas, os Estados Unidos da América despontam como um dos favoritos pelos empresários brasileiros, seja por ser considerado um país […]

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10/05/2022

EXPEDITING THE INPI IN THE TECHNICAL EXAMINATION FOR GRANTING PATENTS

O Brasil é signatário dos principais acordos internacionais na área de patentes, dentre eles a Convenção da União de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT). No Brasil o órgão responsável pela política e execução das atividades de concessão de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, atualmente vinculado ao […]

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18/04/2022

Trademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislationTrademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislation

As marcas consistem em sinais distintivos atribuídos a produtos ou serviços prestados e têm como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos demais presentes no mercado.[1] Sendo assim, é importante que, no momento de seu registro, observe-se de que forma se dará sua proteção pois, futuramente, se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, […]

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07/03/2022

Plant Variety Protection as a requirement for plant breeder’s profit

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17/02/2022

Metaverse and trademark registration for use in the virtual environment: "Should I register my trademark 'in' Metaverse"?

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28/10/2021

Secondary meaning and the distinctive character acquired by a trademark originally considered generic

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01/10/2021

Academic Work of Leão IP’s partner is quoted in historical judgement of patents In Brazil, ruled by the Supreme Court

Neste mês de setembro foi publicado o extenso acórdão do STF que julgou, por 9 votos a 2, inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial 9279/96 (LPI), entendendo que o prazo máximo de vigência de uma patente de invenção (PI) é de 20 anos contados da data do depósito e […]

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15/09/2021

The Submission of the Dispute between Apple and Gradiente Regarding the Trademark “iPhone” to Mediation Proceedings

A disputa pelo registro da marca “iPhone” entre as empresas Gradiente[1] e Apple se estende há quase dez anos e parece não ter prazo para findar em definitivo. Em 02/01/2008, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia responsável pela análise e concessão de patentes e registros de desenhos industriais e marcas no Brasil, […]

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07/07/2021

THE PRIORITY PROCEDURE OF THE STARTUPS PATENT APPLICATION

Em uma sociedade em constante transformação, que exige soluções céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia,  o modelo ágil de negócio das startups se destaca em razão da sua capacidade de apresentar respostas rápidas e inovadoras ao mercado. Se por um lado o potencial inovador das startups é um diferencial […]

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21/06/2021

Protection of product packaging through trade dress

Produtos e serviços são lançados o tempo todo e, em um universo cada vez mais competitivo, em que há um bombardeio de informações, ofertas e novas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através das embalagens, que muitas vezes […]

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07/06/2021

Product design as a competitive tool

Quando falamos em competitividade, especialmente no novo normal, a palavra da vez é INOVAÇÃO. As empresas, pessoas e organizações cada vez mais são desafiadas a se reinventarem para gerar soluções e produtos que se diferenciem daqueles dos concorrentes. O Manual de Oslo[1] define que se pode realizar quatro tipos distintos de inovações em uma organização: […]

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17/05/2021

Understand the effects of the constitutional limitation of the patent term judged by the Supreme Court on May 12, 2021: 20 years from the filing date

Na semana passada foi finalizado o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal – STF que durou quatro semanas e concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96. O parágrafo único reconhecido como inconstitucional pelo STF definia que caso houvesse atraso no julgamento pelo INPI referente aos pedidos […]

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03/05/2021

THE INDISPENSABLE CORRECT DESCRIPTION OF A PATENT

Uma patente é um acordo tácito entre o inventor e a sociedade. O primeiro divulga a sua invenção beneficiando toda a sociedade com novos ensinamentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o retorno do investimento e do esforço praticado durante […]

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22/04/2021

INTELLECTUAL PROPERTY AS ALLIES TO STRATEGIC CREATIVITY

Hoje, no mercado empresarial, não existe opção senão ser competitivo. Considerando os múltiplos players que se estabelecem nos mais variados segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preço. É inegável também que, a menos que estejamos falando de mercados altamente comoditizados, a melhor opção é sempre desenvolver produtos com maior […]

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09/04/2021

Brazilian PTO (INPI) New Guidelines for Computer Implemented Inventions – CII: similarities and differences with the EPO CII Guidelines for Examination

The challenging computer implemented technologies are not only impacting the ICT sector, but also crossing different technological fields from mobility/mechatronics sector to healthcare and biotech sectors (involving or not Artificial Intelligence, which is also comprehended by the CII guidelines).

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24/09/2020

Brexit e as marcas comunitárias (EUIPO): impactos do fim do período de transição

O período de transição estipulado após a saída do Reino Unido da União Europeia encerrará em 31 de dezembro de 2020. Então, o que acontecerá com as marcas que foram registradas/depositadas perante o EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e, consequentemente, estendiam sua proteção para o Reino Unido? Para as marcas já registradas […]

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18/09/2020

Novidades importantes em marcas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou duas importantes disposições acerca dos processos de registros de marcas: a possibilidade de co-titularidade e a prorrogação da possibilidade de divisão dos processos para julho de 2021. . CO-TITULARIDADE DE MARCAS: a partir de agora, será possível registrar marcas em nome de mais de um titular, […]

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27/05/2020

OMPI lança o Wipo Proof

Informamos que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, acabou de lançar um novo serviço de registro internacional dedicado à realização de prova válida (no Brasil e exterior) denominada WIPO PROOF. Trata-se de um documento oficial emitido por essa entidade, contendo data/autoria/conteúdo e que serve como prova válida para direito autoral, segredo de negócio, […]

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12/02/2020

INPI apresenta celeridade nos registros de software

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) busca cada vez mais desenvolver iniciativas e soluções voltadas à desburocratização e ao tempo de concessão de direitos de propriedade intelectual no Brasil. Com relação às proteções dos programas de computador, desde a implantação da plataforma online para requerimentos desse tipo de registro, se constata uma redução significativa […]

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18/12/2019

Projeto Piloto ‘Patent Prosecution Highway’ do INPI

Informamos aos nossos clientes que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lançou em 1º de dezembro de 2019, um novo projeto para aceleração de patentes provenientes do exterior. Este acordo bilateral unificado já assinado entre o Brasil e Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Equador, Europa, Paraguai, Peru, Reino Unido e Uruguai […]

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22/11/2019

Avanço no julgamento de marcas pelo INPI

Desde 2017, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI vem se reestruturando para reduzir o backlog do julgamento nas áreas de patentes, marcas e desenhos industriais. O combate ao backlog seguiu no ano de 2018 e, em 2019, os reflexos da reestruturação e dos investimentos se tornaram evidentes. No setor de marcas, um pedido […]

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