Series “Knowing Intellectual Property Contracts”. - Episode 03 - Contractual Freedom in Industrial Property

By Daniela Lopes Ferreira
24/07/2023

Contractual Freedom is a theme that permeates all legal relationships, being no different with industrial property. Contractual Freedom is, by concept, the ability of the parties involved in a contract or, also, in a conflict, to define conditions of the agreement freely and voluntarily, provided that these do not violate the law or public order. The application of Contractual Freedom allows the parties to negotiate the terms and conditions of a contract according to their own needs and interests. One of the characteristics of Contractual Freedom, which will be explored in this article, is the freedom of choice the parties have, to choose whether to formulate agreements in conflicts involving industrial property, more specifically, in trademark conflicts.

Contractual Freedom in the context of industrial property can be exercised in a number of ways. A very common example is the licensing of the use of a trademark, when there is the possibility of defining the conditions under which the licensee may use the trademark – territory, term, consumer market and financial terms – as long as there is agreement between the two parts about the topics treated. The focus, on the other hand, is on the application of contractual freedom in trademark conflicts, especially in the administrative sphere, seeking to understand how the institute is applied and what are the limitations within the scope of the INPI – National Institute of Industrial Property.

When there is a trademark conflict, still in the process of filing an application for registration, the most common administrative litigation is the filing of an Opposition, with arguments of violation of the right of previous use of a trademark sign. Without diminishing the importance and the need to file an Opposition in several cases, there is the secondary possibility of opting for the compositional route of the legal relationship and, thus, signing an agreement for the coexistence of trademarks between the owners, establishing limits and performance of each player in the market. The Coexistence Agreements are subsidiary elements to the examination of the application for registration of a trademark, being additional elements for the formation of the conviction as to the registrability of a trademark sign. And it is precisely because it is a gateway to fruitful negotiation between two companies that the coexistence agreement should be explored more often. If there is the possibility of extrajudicially composing with another company, technically competing, it opens up the possibility for the owner of the previous trademark to establish limits of action of owner with similar trademark, proposing to accept the coexistence between the signs, provided that the competitor undertakes to follow the limits proposed in the agreement. It is also possible to establish penal clauses for non-compliance with the agreement, which could lead to compensation to the holder.

The PTO's own Trademark Manual recognizes the possibility of having the coexistence agreement as an element of convincing the Examiner as to the possibility of confusion or undue association between the two records. And yet, the same Manual of Trademarks determines that even in the face of the existence of an agreement, if the coexistence of the analyzed signs is deemed impracticable, the Examiner may formulate a requirement to the applicant or to the holder of the previous right, in order to restrict the scope of the intended protection, so as to sufficiently remove the risk of confusion or undue association. Thus, even if the initial claim of the coexistence agreement does not materialize, it is possible for the INPI Examiner to request the restriction of activities under the terms of the proposed agreement, because it understands that, in that specific case, there would be no prejudice to the holder of the previous right.

The Contractual Freedom and, more specifically, the freedom to contract, is also verified in the possibility of signing an agreement of partial renunciation of trademark registration. This occurs when there are two registrations already granted that, perhaps, may collide in some specifications, but that the BPTO’s Examiner previously understood by the possibility of coexistence between the records. The possibility of the parties involved to compose an agreement and present partial waiver of some specifications, restricting the scopes of action, to minimize the overlap of action, reduces the chance of subsequent conflicts, being a positive measure in the short and long term.

Finally, it is important, when discussing contractual freedom in Industrial Property, to remember that the BPTO has been making very positive changes in the format of registration and registration of contracts subject to the competence of the autarchy. The measures adopted by the BPTO in the last year aim to simplify the registration procedures, making them less bureaucratic to the applicant, recognizing the private autonomy of the contractors and, thus, reducing state interference in the agreements of individuals.

In short, contractual freedom plays a key role in the field of industrial property, allowing the parties involved to negotiate and establish agreements that meet their needs and interests. These forms of out-of-court composition provide opportunities for companies to resolve their disagreements collaboratively and avoid protracted litigation. In the dynamic and ever-evolving context of industrial property, freedom of contract remains an essential principle for promoting innovation and economic development.

 

By Daniela Lopes Ferreira (Lawyer at the Trademark, Copyright and Contracts Department at Leão Intellectual Property. Graduated in Law from the Federal University of Rio Grande do Sul – UFRGS. E-mail: daniela.ferreira@leao.adv.br)

15/04/2024

Patents in the field of green technologies

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Cesar Leite e Pedro Bocchese escreveram texto interessantíssimo sobre “Inteligência Artificial ao alcance de todos”[1], abordando as diversas conexões dos seres humanos com a IA e destacando a recente popularização do ChatGPT como “a primeira conexão efetiva e funcional da grande maioria das pessoas com IA”. Pois bem, nessa linha, importante destacar que para a […]

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Com a modernização da publicidade e as novas estratégias de comunicação, bem como o desenvolvimento contínuo dos meios de divulgação e de novas tecnologias, vem se tornando cada vez mais comum a publicidade de um produto ou serviço por meio de um influenciador digital através da figura do influencer, termo em inglês para designar aquele […]

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Tem-se acompanhado os avanços da biologia molecular e os benefícios resultantes nas áreas de medicina, agronomia e biotecnologia. No âmbito das patentes não é diferente, sendo os avanços na área concomitantes a pedidos de patente e, muitas vezes, disputas acirradas e complexas de direitos de proteção. Se por um lado o término do tempo de […]

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Series “Knowing Intellectual Property contracts” - Episode 01: Knowing some important clauses in Intellectual Property contracts

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Christian Louboutin[1] fabrica e comercializa produtos do mercado de vestuário, mundialmente reconhecido pelo solado vermelho de seus sapatos. Os desafios que a empresa de Louboutin encontrou e vem encontrando para registrar o solado vermelho como marca de posição, principalmente em razão da legislação e hermenêutica de cada país acerca dos requisitos de registrabilidade das marcas, […]

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PROTECTION OF LESS INVENTIVE TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS

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INTRODUÇÃO Os direitos de propriedade intelectual são um dos ativos mais relevantes das empresas atuais, com amplo espectro de tipos de proteção, como marcas, patentes, direitos autorais e desenhos industriais. O primeiro caso no qual o léxico de “propriedade intelectual” foi utilizado pela população em geral foi nos Estados Unidos. Tratava-se de uma disputa entre […]

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15/06/2022

Nontraditional trademarks registration in Brazil

As formas tradicionais de proteção de marcas perante o INPI são os registros nominativos, figurativos ou mistos que apresentem sinal com caráter distintivo e que sejam visualmente perceptíveis, devendo ainda atentar para que não estejam compreendidos nas proibições previstas em Lei, como sinais meramente descritivos, genéricos, utilizando símbolos oficiais, etc. Ocorre que, dentro desta ampla […]

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23/05/2022

Trademark Modernization Act and its impact on trademarks in the United States

A consolidação de uma marca brasileira em território nacional muitas vezes abre novos horizontes e possibilita a sua expansão para o mercado internacional. E fato é que, dentre os principais países escolhidos para internacionalizar suas marcas, os Estados Unidos da América despontam como um dos favoritos pelos empresários brasileiros, seja por ser considerado um país […]

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EXPEDITING THE INPI IN THE TECHNICAL EXAMINATION FOR GRANTING PATENTS

O Brasil é signatário dos principais acordos internacionais na área de patentes, dentre eles a Convenção da União de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT). No Brasil o órgão responsável pela política e execução das atividades de concessão de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, atualmente vinculado ao […]

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18/04/2022

Trademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislationTrademark non-use cancellation: analysis from the perspective of brazilian and chinese legislation

As marcas consistem em sinais distintivos atribuídos a produtos ou serviços prestados e têm como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos demais presentes no mercado.[1] Sendo assim, é importante que, no momento de seu registro, observe-se de que forma se dará sua proteção pois, futuramente, se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, […]

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07/03/2022

Plant Variety Protection as a requirement for plant breeder’s profit

Hoje o Brasil é referência no agronegócio mundial, isso graças à um processo de sofisticação que possibilitou um salto de qualidade e quantidade na produção nacional. Os investimentos em infraestrutura, o incentivo através de políticas públicas e a mecanização da produção foram os primeiros estágios desse desenvolvimento, mas o que realmente transformou o país foi […]

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17/02/2022

Metaverse and trademark registration for use in the virtual environment: "Should I register my trademark 'in' Metaverse"?

O sistema jurídico de propriedade intelectual vem sendo constantemente desafiado na última década por tecnologias disruptivas que inserem os titulares de direitos de propriedade intelectual e a sociedade como um todo em um novo ambiente de relações pessoais, profissionais e comerciais[1]. A criação do Metaverso representa um desses desafios importantes e que demanda posicionamento cada […]

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28/10/2021

Secondary meaning and the distinctive character acquired by a trademark originally considered generic

A criação intelectual é natural ao ser humano, de modo que a propriedade intelectual encontra-se indissoluvelmente presente em nosso cotidiano. Ao abordar sobre a importância das marcas, dispõe Petit que “as consequências de um mundo sem marcas não seriam só os produtos que se confundiriam em um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. Nós perderíamos […]

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01/10/2021

Academic Work of Leão IP’s partner is quoted in historical judgement of patents In Brazil, ruled by the Supreme Court

Neste mês de setembro foi publicado o extenso acórdão do STF que julgou, por 9 votos a 2, inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial 9279/96 (LPI), entendendo que o prazo máximo de vigência de uma patente de invenção (PI) é de 20 anos contados da data do depósito e […]

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15/09/2021

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A disputa pelo registro da marca “iPhone” entre as empresas Gradiente[1] e Apple se estende há quase dez anos e parece não ter prazo para findar em definitivo. Em 02/01/2008, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia responsável pela análise e concessão de patentes e registros de desenhos industriais e marcas no Brasil, […]

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07/07/2021

THE PRIORITY PROCEDURE OF THE STARTUPS PATENT APPLICATION

Em uma sociedade em constante transformação, que exige soluções céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia,  o modelo ágil de negócio das startups se destaca em razão da sua capacidade de apresentar respostas rápidas e inovadoras ao mercado. Se por um lado o potencial inovador das startups é um diferencial […]

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21/06/2021

Protection of product packaging through trade dress

Produtos e serviços são lançados o tempo todo e, em um universo cada vez mais competitivo, em que há um bombardeio de informações, ofertas e novas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através das embalagens, que muitas vezes […]

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07/06/2021

Product design as a competitive tool

Quando falamos em competitividade, especialmente no novo normal, a palavra da vez é INOVAÇÃO. As empresas, pessoas e organizações cada vez mais são desafiadas a se reinventarem para gerar soluções e produtos que se diferenciem daqueles dos concorrentes. O Manual de Oslo[1] define que se pode realizar quatro tipos distintos de inovações em uma organização: […]

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17/05/2021

Understand the effects of the constitutional limitation of the patent term judged by the Supreme Court on May 12, 2021: 20 years from the filing date

Na semana passada foi finalizado o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal – STF que durou quatro semanas e concluiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96. O parágrafo único reconhecido como inconstitucional pelo STF definia que caso houvesse atraso no julgamento pelo INPI referente aos pedidos […]

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03/05/2021

THE INDISPENSABLE CORRECT DESCRIPTION OF A PATENT

Uma patente é um acordo tácito entre o inventor e a sociedade. O primeiro divulga a sua invenção beneficiando toda a sociedade com novos ensinamentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o retorno do investimento e do esforço praticado durante […]

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22/04/2021

INTELLECTUAL PROPERTY AS ALLIES TO STRATEGIC CREATIVITY

Hoje, no mercado empresarial, não existe opção senão ser competitivo. Considerando os múltiplos players que se estabelecem nos mais variados segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preço. É inegável também que, a menos que estejamos falando de mercados altamente comoditizados, a melhor opção é sempre desenvolver produtos com maior […]

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09/04/2021

Brazilian PTO (INPI) New Guidelines for Computer Implemented Inventions – CII: similarities and differences with the EPO CII Guidelines for Examination

The challenging computer implemented technologies are not only impacting the ICT sector, but also crossing different technological fields from mobility/mechatronics sector to healthcare and biotech sectors (involving or not Artificial Intelligence, which is also comprehended by the CII guidelines).

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24/09/2020

Brexit e as marcas comunitárias (EUIPO): impactos do fim do período de transição

O período de transição estipulado após a saída do Reino Unido da União Europeia encerrará em 31 de dezembro de 2020. Então, o que acontecerá com as marcas que foram registradas/depositadas perante o EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e, consequentemente, estendiam sua proteção para o Reino Unido? Para as marcas já registradas […]

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18/09/2020

Novidades importantes em marcas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou duas importantes disposições acerca dos processos de registros de marcas: a possibilidade de co-titularidade e a prorrogação da possibilidade de divisão dos processos para julho de 2021. . CO-TITULARIDADE DE MARCAS: a partir de agora, será possível registrar marcas em nome de mais de um titular, […]

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27/05/2020

OMPI lança o Wipo Proof

Informamos que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, acabou de lançar um novo serviço de registro internacional dedicado à realização de prova válida (no Brasil e exterior) denominada WIPO PROOF. Trata-se de um documento oficial emitido por essa entidade, contendo data/autoria/conteúdo e que serve como prova válida para direito autoral, segredo de negócio, […]

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12/02/2020

INPI apresenta celeridade nos registros de software

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) busca cada vez mais desenvolver iniciativas e soluções voltadas à desburocratização e ao tempo de concessão de direitos de propriedade intelectual no Brasil. Com relação às proteções dos programas de computador, desde a implantação da plataforma online para requerimentos desse tipo de registro, se constata uma redução significativa […]

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18/12/2019

Projeto Piloto ‘Patent Prosecution Highway’ do INPI

Informamos aos nossos clientes que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lançou em 1º de dezembro de 2019, um novo projeto para aceleração de patentes provenientes do exterior. Este acordo bilateral unificado já assinado entre o Brasil e Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Equador, Europa, Paraguai, Peru, Reino Unido e Uruguai […]

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22/11/2019

Avanço no julgamento de marcas pelo INPI

Desde 2017, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI vem se reestruturando para reduzir o backlog do julgamento nas áreas de patentes, marcas e desenhos industriais. O combate ao backlog seguiu no ano de 2018 e, em 2019, os reflexos da reestruturação e dos investimentos se tornaram evidentes. No setor de marcas, um pedido […]

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