Brazilian PTO (INPI) New Guidelines for Computer Implemented Inventions – CII: similarities and differences with the EPO CII Guidelines for Examination

By Milton Lucídio Leão Barcellos
09/04/2021

The challenging computer implemented technologies are not only impacting the ICT sector, but also crossing different technological fields from mobility/mechatronics sector to healthcare and biotech sectors (involving or not Artificial Intelligence, which is also comprehended by the CII guidelines).

Based on that premise, it is easy to understand why the Brazilian PTO (INPI) CII new guidelines (issued by the end of 2020 as a review of the 2016 previous CII guidelines) and the EPO CII guidelines are both as broader as possible about the rules governing patentable subject matter, inventive step, claim construction and sufficiency of disclosure.

By choosing two of the main challenges related to a) assessment of inventive step and b) sufficiency of disclosure (although the relevance of the others) I will briefly summarize some similarities and differences.

The EPO CII Guidelines and the INPI CII Guidelines both establishes examples to better understanding about the fulfillment of the inventive step in Europe and Brazil , but per example, while the EPO expresses specific examples related to artificial intelligence and machine learning that represents patentable subject matter and fulfillment of the inventive step , the INPI expressly recognizes the possibility of artificial intelligence, machine learning, deep learning and others only when, as stated generically, “…are applied to solve a technical problem and promotes technical results”.

Other important issue related to CII is the sufficiency of disclosure. Unfortunately, the INPI CII Guidelines is not specific with this aspect only mentioning the need of “…clear and sufficient written description in order to a person with ordinary skill in the art be able to reproduce the invention” . On the other hand, the Index for CII of the EPO Guidelines has an important specification stating that “(…) Indeed, in some technical fields (e.g. computers), a clear description of function may be much more appropriate than an over-detailed description of structure” .

Although the differences between both Guidelines, the INPI CII Guidelines (together with the general INPI Guidelines for Examination ) has similar approach about patentability and disclosure of the invention to the EPO Guidelines for Examination.

Once clearly defined that many new and even old technologies comprehended by CII are patentable both in Europe and Brazil, it is also clear, from a patent prosecution and patent validity point of view, that similar approaches are being toke from the Patent Examiners and Federal Courts aligned with the Brazilian Industrial Property Law n. 9279/96 and TRIPS.

Specific definitions and interpretation related to sufficiency of disclosure, technical effect and other challenges presented by CII will still be faced within the INPI, EPO and Federal Courts. After all the new technologies are historically always challenging the patent system.

 

by Milton Lucídio Leão Barcellos - Attorney at Law and Patent and Trademark Attorney, PhD and MsC in Law, Partner at Leão IP

 

[1] Diretrizes de Exame de IIC de 2020 (INPI) disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/copy_of_DiretrizesExame_InvencoesImplementadasComputadorversaoConsulta_07072020.pdf

[2] Diretrizes de Exame de IIC de 2016 (INPI) disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf

[3] Diretrizes de Exame de IIC do EPO (com revisões atualizadas até 2020) disponível em: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm

[4] Ver item G-VII, 5.4 das Diretrizes de Exame de IIC do EPO.

[5] Ver item 5.2 (INPI 2016 Diretrizes de Exame de IIC) e item 3.3 (INPI 2020 Diretrizes de Exame de IIC revisadas).

[6] Ver item G-II, 3.3.1 das Diretrizes de Exame de IIC do EPO.

[7] Ver item 2.1 [13] das Diretrizes de Exame de IIC do INPI (2020).

[8] Ver item 4.2 [036] das Diretrizes de Exame de IIC do INPI (2020).

[9] Ver item F-III, 1 das Diretrizes de Exame de IIC do EPO.

[10] Veja a íntegra da Resolução do INPI n. 169/2016 disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/modulo2.pdf

[11] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

[12] Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf

[13] There is a vast international bibliography on the challenges that the patent system faced (and faces) in order to receive different and challenging technologies that, in addition to being “new areas”, also bring interdisciplinary and inter-scientific challenges in the analysis of patent granting and validity.

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